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등록디자인의 무효심결이 확정되기 전이라도 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그에 기초한 권리행사가 권리남용에 해당하는지 여부 및 민사법원에서 권리남용 판단의 전제로 용이창작 여부를 심리하고 판단할 수 있는지 여부 – 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 [디자인침해금지등] [공2018하,2049]
변리사 이원석

 

1. 사건의 개요[쟁점]
i) 등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부;
ii) 디자인권 침해소송을 담당하는 법원이 권리남용 항변의 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부를 심리하고 판단할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.
[사건 배경]
대상 물품을 “스마트폰 액세서리”로 하는 등록디자인 “”의 디자인권자가 침해금지청구를 구한 사안에서 등록디자인은 비교대상디자인 “” 등의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보아 디자인권자의 침해금지청구가 권리남용에 해당하는지가 문제된 사안이다.

이와 관련하여 원심법원은 권리남용 항변의 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인이 비교대상디자인들에 의하여 용이하게 창작될 수 있는지를 심리하였고, 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들을 결합하거나 주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 그 등록에 무효사유가 있음이 명백하여 디자인권자의 침해금지소송은 권리남용이라고 판단하였다.

2. 대법원 판단
대법원은 우선 특허권과 마찬가지로 등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용이며 그 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리할 수 있다고 판단하여 이 부분에 대한 원심의 판단을 수긍하였다.

반면에 구 디자인보호법 제5조 제2항(현행법 제33조 제2항)에 의하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상⋅모양⋅색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상⋅모양⋅색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다는 법리를 전제로 하여 양 디자인들 사이에는 일부 공통점이 있지만 ⅰ) 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점 ⅱ) 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점 ⅲ) 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여 비교대상디자인들은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다고 하면서 이러한 변형을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다고 판시하여 원심과는 다른 결론에 도달하였으며, 상고를 인용하여 원심의 판결을 파기, 환송하였다.

3. 본 판결의 의의
최근 지식재산권의 침해소송이 늘어나면서 미국 등 우리와 제도가 다른 국가에서의 소송상 법리를 지켜봄에 따라 소송상 지식재산권의 유, 무효에 대한 관심이 증가하였다. 우리나라는 무효 심판을 담당하는 심판관이 디자인권에 대하여 유, 무효의 판단 주체가 되고 일반 민사 법원이 침해 판단의 주체가 되는 이원적인 제도를 운영하고 있다. 이는 디자인등록의 유, 무효 판단을 해당 분야의 전문가(심판관)에게 일임하여 올바른 결정을 내리게 하는 장점이 있으나, 동시에 침해 판단의 주체와 상이하여 양 사건에서 다른 결론에 이를 수 있다는 단점이 있었다.

이에 대하여 대법원은 “특허권 침해 소송”에서 무효가 확실히 예견되는 경우 ⅰ) 권리자에게 부당한 이익을 주고 침해자에게 부당한 손해를 주어 형평의 이익에 반하며 ⅱ) 분쟁의 1회적 해결에 반하고 ⅲ) 민사법원의 기판력 상 분쟁 당사자 사이에서 무효가부를 정하는 것에 불과하고 대세적으로 효력을 부정하는 것은 아니라는 전제 하에 권한 분배의 원칙에도 어긋나지 않으므로 침해금지청구를 권리남용으로 보아 성립될 수 없다고 보아 불인정하고 있었다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조).

금번 대법원 판례는 특허권의 진보성 판단과 유사한 취지로 디자인권의 “창작비용이성”에 대해서도 디자인권자의 침해금지 또는 손해배상 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우에는 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리⋅판단할 수 있다는 점을 명백히 하였다는 점에서 의의가 있다고 할 것이다.