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특허출원을 해보면 귀에 박히도록 듣는 말이 있다. 바로 발명 공개전에 먼저 출원을 해야 한다는 것이다. 이는 논문 공표나 공연 실시 등의 불특정 다수를 대상으로 한 공지 행위가 있기 전에 출원을 해야 해당 출원이 신규성을 상실하지 않아 특허 등록이 가능하기 때문이다. 그러나 역설적으로 출원전에 적극적으로 해당 발명을 공지할 필요가 있을 수 있다. 이러한 경우를 정리하면 다음과 같다.
1. 미국특허법 §102(b)(1)(B)(신규성 상실의 예외)을 적용받기 위한 요건 (쉴드 규정)
미국특허법 §102(b)(1)(B)에서는 해당 발명의 공지 전에 발명자, 공동발명자 또는 이들로부터 직간접적으로 그 내용을 지득한 자에 의한 공지가 있는 경우에 신규성 상실의 예외를 적용받는 것으로 규정하고 있다. 이 내용은 쉴드(shield) 규정으로 불리우는 데, 이는 앞선 공지 행위를 이용해 후속 공지 행위(발명자와 관련없는 공지 포함)를 전부 막을 수 있기 때문이다. 발명자 입장에서는 동일한 기술을 개발하는 경쟁업체들이 많아 해당 발명이 계속해서 공지될 가능성이 있으면, 이를 적극적으로 우선 공개하는 것이 바람직할 수 있고, 이후 1년 이내에 특허출원만 하면 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있다. 아이러니하게도 발명자가 아니라 발명자로부터 직간접적으로 그 내용을 지득한 자가 해당 발명을 개시하였어도 이에 의한 후속 공지의 무력화가 가능하다. 이는 출원 내용의 적극적인 공지를 유도하여 제3자가 이를 이용할 수 있게 함으로써 산업을 발전시키려는 취지로 볼 수 있다.
다만, 이 전략은 미국출원에만 한정된다. 신규성 상실의 예외를 인정받기 위한 조건이 까다로운 일본, 중국, 유럽에도 해외 출원을 계획하고 있다면 이 전략을 쓸 수 없다.
2. 원천특허 보유권자의 크로스 라이선싱 저지 전략
원천 특허(아래의 A사)를 보유한 경우, R&D 활동이 지속되면서 발명의 실시에 꼭 필요한 주변 기술들이 개발될 수 있다. 한편, 경쟁사(아래의 B사)도 A사보다 늦어서 원천 특허 보유는 불가능하지만 사업화 등을 통해 원천 특허의 개량 특허들을 출원할 수 있다. 여기서, A사가 B사의 개량 발명의 출원전에 주변 기술들을 적극적으로 공지하는 전략을 쓴다면, 그 공지로 인해 B사는 개량 특허 취득이 불가능하다. 결국, B사는 개량특허들을 이용한 A사와의 크로스 라이선싱이 불가능해져 해당 분야의 사업이 어려워진다.
3. 출원 중요도가 현저히 낮은 발명의 처리
흔히 대기업에서는 다수의 직무발명들이 신고되기 때문에 이들을 등급화한다. 이 경우, 출원 중요도가 현저히 낮은 발명의 경우, 특허출원을 하자니 비용이 많이 들고, 하지 않으니 경쟁사가 동일한 발명에 대해 특허를 취득할 위험성이 존재한다. 이 경우 특허청에서 운영하는 인터넷 기술공지 자료실에 해당 발명을 바로 공지하는 전략을 쓸 수 있다. (등록자료는 KIPRIS의 인터넷기술공지에서도 검색 가능) 공지로 인해 동일 발명에 대한 경쟁사의 특허 취득을 미연에 방지할 수 있을 뿐만 아니라 공지로 인한 비용도 발생하지 않는다. 나아가 만약 공지된 발명이 추후에 특허 취득이 필요한 중요한 발명으로 밝혀지는 경우, 공지 후 1년 이내라면 특허출원하여 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있다.
* 자료 출처: USPTO AIA 교육자료
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