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사건번호: 2018(Gyo-Ke)10063
발명의 명칭: 솔더 페이스트 조성물 및 리플로우 솔더링 방법(ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法)
등록번호: 4447798
원고: ○○○○공업 주식회사(○○○○工業株式会社)
피고(특허권자): 주식회사 □□□ 제작소 (株式会社□□□製作所)
사건 히스토리
- 원고가 2015년 3월 26일, 일본 특허청(JPO)에 등록특허 JP4447798에 대하여 무효심판(무효심판 번호: 2015-800058)을 청구하였다.
- 피고인인 특허권자가 2015년 5월 26일, 일본 특허청(JPO)에 정정청구를 신청하였다.
- 일본 특허청(JPO)은 피고인의 정정청구를 인정하였고, 2017년 1월 20일, 원고가 청구한 무효심판을 기각한다는 심결을 내렸다.
- 이에, 원고는 2017년 5월 10일, 일본 지적재산 고등재판소(IPHC)에 심결 불복소송을 제기하였다.
- 일본 지적재산 고등재판소(IPHC)는 2018년 2월 20일 원고에게 인용판결을 내리고, 일본 특허청(JPO)의 진보성에 대한 잘못된 판단에 기초한 심결을 파기하였다.
사건의 개요
대상특허의 청구항 1과 주요 인용의 청구항 1을 비교하면 다음과 같다.
[대상특허의 청구항 1]
무연 솔더 분말, 로진계 수지, 활성제, 및 용제를 함유하는 솔더 페이스트 조성물로서, 분자량이 적어도 500인 부자유 페놀 화합물로 구성되는 산화 방지제를 포함하는 솔더 페이스트 조성물.
[주요 인용1의 청구항 1]
분자 내에 제3 부틸기가 붙은 페놀 골격을 하나 이상 포함하는 산화 방지제의 하나 이상의 종류를 1 내지 30의 중량 퍼센트를 함유하는 것을 특징으로 하는 납땜용 플럭스.
[차이점]
대상특허의 청구항에서 ‘솔더 페이스트’는 ‘무연’인 것으로 기재되어 있고, 반면에 주요 인용은 ‘솔더 페이스트’의 금속 조성물을 개시하고 있지 않고, ‘솔더 페이스트’가 ‘무연’인지 아닌지도 불명확하다.
JPO 심판에서 심결의 이유
일본 특허법은 제29조 제2항에서, “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 전항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면, 그 발명에 대해서는 전항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다”라고 규정하고 있다.
일본 특허청(JPO)은 통상의 기술자가 인용발명들에 개시된 구성들로부터 대상특허의 구성을 쉽게 실시할 수 있는 것으로 인지했지만, 대상특허에는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 존재하기 때문에 대상특허의 진보성을 인정하였다. 따라서, 일본 특허청(JPO)은 통상의 기술자가 쉽게 대상특허를 발명하지 못하고, 진보성이 흠결되지 않은 것으로 보았다.
일본 지적재산 고등재판소(IPHC)에서 판결의 이유
[진보성 흠결]
인용발명들은 “제3 부틸기가 붙은 페놀 골격을 하나 이상 포함하는 산화 방지제가 솔더 분말의 재산화를 억제”하는 구성을 개시하고 있다. 한편, 대상특허에는 부자유 페놀 화합물로 구성되는 산화 방지제가 페놀 골격에 붙은 제3 부틸기를 포함하는 산화 방지제인 것으로 간주되는 구성을 개시하고 있다. 이러한 기재를 고려하면, 통상의 기술자는 인용발명들과 통상의 기술 지식에 기초하여, 산화 방지제가 페놀 골격에 붙은 제3 부틸기를 포함하는 한 솔더 분말의 재산화를 억제하기 위하여 납땜성(solderability)을 향상시키는 구성을 쉽게 도출할 수 있다.
[현저한 효과]
또한, 대상특허는 분자량이 적어도 500인 산화 방지제로 구체화하고 있는데, 이하에서의 이유를 참조하면 대상특허가 현저한 효과를 갖는다고 보기 어렵다. 즉, 통상의 기술자가 대상특허의 특허출원 당시의 통상의 기술 지식 및/또는 인용발명들에 기초하여 실시하지 못할만한 특별한 “현저한 효과”가 있다고 보기 어려운 것이다.
대상특허의 명세서에는 리플로우를 평가하는 세 가지 종류의 실험이 기재되어 있다. 부자유 페널 화합물로서 X를 포함하는 제1 예, X를 포함하는 제2 예, 그리고 산화 방지제를 포함하지 않는 비교예가 있다. 명세서에서는 제1 예 및 제2 예가 150℃의 예열온도에서 우수한 납땜성을 보이고, 200℃의 예열온도에서는 다른 속성에서의 우수한 성능을 유지하면서도 특별히 우수한 납땜성을 보인다고 기재되어 있다. 제1 예 및 제2 예의 결과와 같이, 부자유 페널 화합물로서 X를 포함하는 솔더 페이스트는 산화 방지제를 포함하지 않는 솔더 페이스트와 비교했을 때 우수한 납땜성을 가짐을 알 수 있다.
하지만, 대상특허의 명세서는 대상특허의 솔더 페이스트 또는 분자량이 500 미만인 부자유 페놀 화합물로 구성되는 산화 방지제를 포함하는 솔더 페이스트 조성물과의 비교 실험은 기재하지 않았다. 즉, 대상특허의 명세서를 참고하여, 분자량이 적어도 500인 부자유 페놀 화합물로 구성되는 산화 방지제를 포함함으로써 대상특허가 인용발명들과 비교하여 현저한 효과를 갖는다고 볼 수는 없다.
또한, 대상특허에서 분자량이 적어도 500인 부자유 페놀 산화 방지제와 관련하여, 대상특허의 명세서에서 발명의 설명 단락 [0010]을 참조하면, “부자유 페놀 화합물의 양(분자량)은 제한되지 않으나, 우수한 열적 안정성을 위해서 500 이상의 분자량이 가장 바람직하다”라고 기재되어 있다.
하지만, 분자량이 적어도 500인 부자유 페놀 산화 방지제와 비교하여, 대상특허의 명세서에서 우수한 열적 안정성은 언급됐을지라도, 우수한 리플로우 솔더링 특성을 갖는 솔더 페이스트 화합물을 획득함으로써 달성되는 효과에 대해서는 기재되어 있지 않다. 따라서, 산화 방지제의 분자량이 중요한 의미를 갖는다고 주장할 수는 없는 것이다.
피고인 특허권자는 솔더의 용해 상태를 입증하기 위하여 다음의 솔더 페이스트로 리플로우 열적 저항 테스트를 사용하여 실험을 했다. 솔더 페이스트로는 i) 각각 500 이상의 분자량을 갖는 산화 방지제를 포함하는 용제 D 및 E와, ii) 각각 500 미만의 분자량을 갖는 산화 방지제를 포함하는 용제 B 및 C가 있다. 결과적으로, 피고는 500 이상의 분자량을 갖는 산화 방지제를 포함하는 용제 D 및 E가 솔더 페이스트로 하여금 낮은 비-용해/용융 속도를 갖도록 야기한다고 주장했다.
하지만, 피고인의 실험에 따르면, 500 이상의 분자량을 갖는 산화 방지제를 포함하는 용제가 500 이하의 분자량을 갖는 산화 방지제를 포함하는 용제보다 낮은 비용융 속도를 갖는 솔더 페이스트를 생성하는 것으로 보기는 어렵다.
또한 상술한 실험 결과들을 고려해보면, 피고의 실험으로 제시된 결과는 명확하고 비임의적인 평가 기준에 따라 평가되었다고 할 수 없다. 이러한 상황들 하에서, 용제 D 및 E로 생성된 솔더 페이스트는 용제 B 및 C와 비교했을 때 향상된 리플로우 특성을 갖는다는 피고의 실험은 객관적인 결과를 제시하는 것이 아니다.
따라서, 분자량이 적어도 500인 부자유 페놀 화합물로 구성되는 산화 방지제를 포함하는 대상특허의 효과가 현저한 효과라고 할 수 없는 것이고, 통상의 기술자는 인용 발명들과 통상의 기술 지식에 기초하여 대상특허를 쉽게 실시할 수 있는 것이다.
결론
일본 지적재산 고등재판소(IPHC)는, 대상특허가 현저한 효과가 있어서 통상의 기술자가 인용발명들로부터 쉽게 실시할 수 없다는 심결을 파기하였다.
1 출원번호: JP1991-315248, 공개번호: JP1993-185283
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