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외국어로 된 원재료 명칭의 기술적표장 해당여부 판단 – 특허법원 2017. 11. 29. 선고 2017허5764 판결(상고 심리불속행 기각)
변리사 유정민

 

1. 사건배경

이 사건 등록상표

등록번호

등록일

지정상품

40-0866479

2011-05-27

(제5류) 약제용 선번치료제 등

(제10류) 약제 신체삽입용 의료장치 등

2012-05-31

(제3류) 스킨케어용 화장품 등

 

[원고, 상고인] A

[피고, 피상고인] B

[원심판결] 특허심판원 2017. 7. 3. 심결 2016당4143, 특허법원 2017. 11. 29. 판결 2017허5764

[쟁점] 이 사건 등록상표의 상표등록일 및 지정상품추가등록일 이후, “PDRN”이 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적표장에 해당하게 되었으므로, “PDRN” 및 한글음역 “피디알앤”의 결합으로 구성된 이 사건 등록상표는 구상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호 및 제71조 제1항 제5호에 따라 후발적으로 무효가 되어야 한다고 판단한 사례
 

2. 심판원 및 법원의 판단

가. 특허심판원

이 사건 등록상표의 등록일 이후인 2013. 12. 31.에, “PDRN”은 인터넷, 뉴스기사, 연구논문 등에서 화학물질 Polydeoxyroibonucleotide의 약어이자 피부 및 세포치유물질로 다수 소개되고 있다. 나아가, 의료기관 등에서는 “PDRN”을 세포증식 및 상처 치유를 위한 주사제의 약제로 실제로 사용하고 있다.

이 사건 등록상표는 2013. 12. 31.을 기준으로 구상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하게 되었으므로, 구상표법 제71조 제1항 제4호에 따라 해당 시점부터 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 특허법원

이 사건 등록상표의 등록일 및 지정상품추가등록일 이후 “PDRN”을 Polydeoxyroibonucleotide의 약어로 사용한 인터넷, 뉴스기사, 연구논문 등이 다수 게재되었으며, 전용실시권자도 “PDNR”을 약어이자 원재료 표시로 사용하였다. “PDRN”은 지정상품의 원재료 표시로 실제 사용되고 있으며, 원재료는 상품의 유통과정에서 통상적으로 필요한 표시이므로 누구나 사용할 필요가 있다. 따라서, “PDNR”은 이 사건 등록상표의 등록일 및 지정상품추가등록일 이후 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적표장에 해당된다.

이 사건 등록상표는 2016. 1. 1.을 기준으로 구상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하게 되었으므로, 구상표법 제71조 제1항 제4호에 따라 해당 시점부터 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 대법원

상고인의 상고이유에 관한 주장은 상고심절차에 관한 특례법 제4조에 해당하여 이유 없음이 명백하므로, 상고를 기각한다.
 

3. 본 판결의 의의

이전 대법원 판례는 외국어로 된 표장은 객관적인 의미가 상품의 품질 등을 나타내고, 실제 그와 같은 의미로 사용되고 있다면 기술적표장에 해당한다고 보았으며(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결, 1989. 8. 8. 선고 89후513 판결 등), 원재료 명칭은 표장의 관념·지정상품과의 관계·거래사회 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하되, 지정상품의 원재료로 실제로 사용되거나 일반수요자나 거래자가 원재료로 사용된다고 인식하고 있다면 기술적표장에 해당한다고 보았다(대법원 1993. 4. 27. 선고 92후1714 판결, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결 등).

본건 특허법원 판례는 외국어로 된 원재료 명칭이 기술적표장에 해당하는지를 판단함에 있어, 명칭이 국내에서 실제 약어로 사용되고 있는지, 상표권자 내지 사용권자가 약어이자 원재료 표시로 사용하고 있는지, 해당 명칭의 화학물질이 실제 지정상품의 원재료 표시로 사용되고 있는지 등을 종합적으로 고려하였는바, 이전 대법원 판례와 궤를 같이한다.

나아가, 외국어로 된 원재료 명칭이 약어에 해당하여 전문가가 아닌 일반수요자는 그 의미를 직감하지 못하는 경우라도 명칭이 지정상품의 원재료 표시로 실제 사용되어 누구라도 이를 사용할 필요가 있다면 특정인에게 독점배타권을 인정할 수 없다고 판단함으로써, 구상표법 제6조 제1항 제3의 공익적 취지를 고려하였다.