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영업 발명은 통상적으로 IT 기술을 이용하여 구축된 비즈니스 관련 발명을 의미한다. 영업 발명(business method, BM)의 특허성 인정 여부에 대한 논란은 상당히 많으나 미국을 비롯한 각국에서는 대체로 그 특허성을 엄격하게 판단하고 있다. 이와 관련하여 영업 발명에 대한 중국의 심사 기준을 살펴본다.
첫째로, 중국에서는 미국특허청의 MAYO TEST와 유사하게 영업발명이 특허를 받을 수 있는 발명의 카테고리에 속하는지 여부를 판단한다. 즉, 영업발명이 중국특허법 제2조제2항에서 규정하는 제품, 방법 또는 그 개량에 대한 신규한 기술방안인지 여부를 판단한다. 만약 이에 해당하지 않으면 특허를 받을 수 없다.
둘째로, 영업발명이 중국특허법 제25조제1항제2호에서 규정하는 특허 부등록사유인 ‘지적활동의 규칙 및 방법’에 해당하는지 여부를 판단한다. 만약 이에 해당한다면 특허등록이 불가능하다. 일반적으로, 순수한 영업 발명, 즉 컴퓨터 프로그램과 인터넷 등의 IT 기술을 활용하지 않은 발명은 이를 근거로 거절한다.
셋째로, 해당 영업발명에 대해 중국특허법 제22조에서 규정하는 신규성과 진보성 등의 특허등록요건을 판단한다. 현재까지 영업발명에만 특별히 적용하는 진보성 판단 기준은 마련되어 있지 않다.
종래에는 중국특허청에서 심사관에게 자유 재량권을 부여해 영업 발명이 앞서의 첫번째 사유인 중국특허법 제2조제2항의 기술방안에 해당하지 않는다는 이유를 근거로 거절해왔다. 즉, 중국특허법 제2조제2항의 기술방안은 기술적인 특징을 의미하는 데, 영업 발명은 기술적인 특징을 가지지 않는다고 보았기 때문이다.
그러나 2017년 전리심사지침서에서는 영업 방법과 규칙을 포함하면서 이를 구현하는 컴퓨터 기술을 동시에 포함하는 영업 발명은 전술한 첫번째 조건과 두번째 조건을 충족한다는 점을 명확히 했다. 이러한 변화는 Tencent의 중국특허출원(사용자 정보 획득 방법, 전자 상거래 시스템 및 관련 설비)의 거절결정불복심판 판결문으로부터도 알 수 있다. 이 심판에서 중국특허청은 Tencent의 해당 특허출원을 중국특허법 제2조제2항으로 거절하지 않고, 진보성 결여를 이유로 중국특허법 제22조제3항을 들어 거절하였다. 즉, 중국특허청이 이 영업발명에 대해서는 전술한 첫번째 요건과 두번째 요건인 발명의 성립성을 인정하였다.
요약하자면, 중국 특허청은 전술한 내용을 갖춘 영업 발명에 대해 발명의 성립성을 인정하되 영업 발명의 기술적 특징에 대해서는 중국특허법 제22조의 신규성과 진보성 여부를 판단한다. 단, 영업 발명에 포함된 영업 방법의 등록 요건은 아직 고려하지 않는 것으로 보이며, 이를 아직 구체적으로 규정하지도 않았다. 이러한 중국 심사기준의 변화는 MAYO TEST에 의해 영업 발명에 대한 발명의 성립성을 엄격하게 평가하는 미국 심사기준에 비해 그 등록 요건을 다소 완화한 것으로 볼 수 있다.
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