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등록상표 또는 등록서비스표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 상표등록 등이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우, 상표권 등에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부(적극) 및 이때 상표권 또는 서비스표권 침해소송을 담당하는 법원이 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있는지 여부(적극)
1. 사안의 개요
원고 주식회사 ○○○○은 피고 주식회사 ○○○○을 상대로 자신의  및 
등에 기하여 2006년부터 2007년에 이르기까지의 손해배상 및 상표권 침해금지 청구하였다. 이에 피고는 원고의 등록상표는 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하며, 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있는 무효인 상표이므로, 원고 주식회사 ○○○○의 권리 주장은 권리남용에 해당하고 피고의 상표 사용은 상표권 침해에 해당하지 않는다고 항변한 사건이다.
2. 대법원의 판단
대법원은 “상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(대세적)으로 무효로 되는 것은 아니다.
그런데 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 그 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 그 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.
이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
이와 달리 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에는 법원이 상표권침해소송 등에서 등록상표의 권리범위를 부정할 수는 없다는 취지로 판시한 대법원 1991. 4. 30.자 90마851 결정, 대법원 1995. 5. 9. 선고 94도3052 판결 및 대법원 1995. 7. 28. 선고 95도702 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.” 고 하며, 원심인 고등법원의 판결을 유지하였다.
3. 본 판결의 의의
본 판결은 기존의 상표권에 등록무효 사유가 있는 상표라 할지라도, 별도의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있게 하는 제도적 절차가 존재하며, 특허청의 엄격한 심사를 거쳐 등록된 행정행위의 신뢰 유지 및 법적 안정성을 유지할 필요로 인해 무효심판에 의해 무효심결이 확정되기 전까지는 유효한 권리로 보고 그 효력을 부정할 수 없다는 태도를 변경한 것이다.
기존 대법원 2007.1.25.선고 2005다67223판결, 대법원 2007.2.22. 선고 2005다39099판결 등에서 “상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.”라고 하며, 특정인의 출처로 인식되어 있는 선행상표의 존재를 알고, 이와 동일 또는 매우 유사한 상표를 출원하여 등록을 받아 권리를 행사하는 경우, 비록 유효한 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로 허용할 수 없다는 태도를 더 일반적이고 넓은 범위로 권리남용 이론을 확장한 것으로 이해된다.
즉 본 판결에서는 특허사건에 있어서 본 판결과 같은 취지로 인정하여 왔던 대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194 "무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다."는 태도를 상표권에 대한 침해소송에서도 반영한 것이라고 판단된다.
따라서, 분쟁 중인 양 당사자는 침해금지 청구 소송에서 상표권에 대한 등록무효심판을 청구하지 않고 금지 청구 소송에서 상표권의 무효 여부를 주장할 수 있게 되었고, 법원은 이를 심리 판단할 수 있게 되었다.
분쟁의 일회적 해결이라는 측면에서 보면, 양 당사자에게 도움이 될 수 있는 측면이 있다고 할 수 있으나, 대법원이 말하는 상표등록이 무효로 될 것임이 명백한 경우가 어떠한 경우를 말하는 것인지 명백한 기준을 제시하지 못함으로 인하여 금지청구 소송에서 상대방이 전혀 타당하지도 않은 등록무효를 주장할 경우 분쟁 해결의 시점이 오히려 지연되는 결과가 될 수 있을 것이다. 또한, 상표권의 발생과 소멸의 권한은 행정청이, 이에 대한 해석은 법원이 하도록 되어 있는 체제 내에서 금지 청구 소송에서 법원이 권리의 소멸에 대해서까지 직접적으로 판단하는 것은 법원의 월권 행위라고 판단된다. 특히, 특허청은 특허심판원과 같은 전문기관을 설치하여 전문성을 높이고 있는데, 지적재산권 전문 법원이 설치 운영되지도 않은 상태에서 일반 민사 법원이 상표권의 무효 여부에 대해서까지 제한 없이 심리하도록 한 것은 전문성 확보라는 측면에도 반한다고 판단된다.
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