뉴스 & 행사

IP NEWS

Alice Corporation v. CLS Bank International 미국 대법원 판결이 향후 미국 내 소프트웨어 특허에 미칠 영향에 관한 고찰
미국변호사 송인순


Alice Corporation v. CLS Bank International 미국 대법원 판결이 향후 미국 내 소프트웨어 특허에 미칠 영향에 관한 고찰1

지난 6월 19일에 미국 대법원은 금융 거래 소프트웨어 특허권을 주장하던 Alice社(Alice Corporation Pty Ltd)와 이 특허의 무효를 주장하던 CLS 은행(CLS Bank International) 사이의 분쟁에서 CLS 은행 측 주장에 동의하는 판결을 내렸다. 본 판결은 2010년 소프트웨어 특허에 관련해 내려졌던 Bilski v. Kappos 판결에 이어 소프트웨어 특허에 있어 중요한 선례가 될 듯 하다. 이에 따라, 본문을 통해 사건의 개요와 본 판결의 배경이 되는 미국 특허법과 판례를 알아보고, 현재까지 발전해 온 소프트웨어 특허 흐름과 향후 미국 내 소프트웨어 특허에 미칠 영향에 대해 고찰해 보고자 한다.

1. 사건의 개요2

Alice社는 금융 거래를 용이하게 하는 컴퓨터 시스템 소프트웨어 사용에 관련된 특허들을 다수 보유하고 있었고3 , 이와는 별도로 CLS 은행은 Alice社의 특허 내용과 유사한 거래에 사용되는 소프트웨어를 개발해서 사용하고 있었다. 그러던 중, CLS 은행은 Alice社로부터 자사의 특허를 침해하고 있다는 통지를 받고, Alice社를 상대로 비침해 확인소송을 시작했다. 미국 컬럼비아 특별구 지방법원에서의 1심 판결에 이어, 미국 연방순회항소법원에서도 CLS 은행의 입장과 의견이 수용되어 CLS 은행의 특허 비침해 결정이 내려졌으나, Alice社는 이에 불복하여 대법원에 상고하였다. 이에 대법원은 본 판결을 통해 하부 법원인 지방법원과 연방순회항소법원의 CLS 은행의 승소 판결을 최종적으로 확정하였다.

2. 법률적 배경

1) 미국 특허법 35 USC § 1014

미국 특허법의 제정권한은 미국 헌법 Art. I, Sec. 8, Clause 85 에 바탕을 두고 있으며, United States Code Title 35에 특허법이 제정되어 있다. 이 중 널리 알려진 주요 조항으로는 특허의 대상과 관련된 35 USC § 101, 신규성과 관련된 35 USC § 102, 진보성과 관련된 35 USC § 103, 기재불비와 관련된 35 USC § 112, 특허침해와 관련된 35 USC §271 등이 있다.

이 중, 본 Alice Corporation v. CLS Bank International 판결과 밀접한 관계가 있는 조항은 특히 특허의 대상과 관련된 35 USC § 101로 원문은 다음과 같다:

35 USC § 101 - Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

위와 같이, 35 USC § 101은 특허의 대상을 새롭고 유용한 방법(process), 기계(machine), 물건(manufacture) 또는 조성물(composition of matter)의 4가지 범주로 제시하고 있다. 반면, 자연법칙(laws of nature), 물리적 현상(physical phenomena) 및 추상적 발상(abstract idea) 등은 법적 불특허 대상으로 간주하고 있다. 본 Alice Corporation v. CLS Bank International 판결에서 주요 쟁점이 된 사안은 바로 Alice社가 보유하고 있던 금융 거래 관련 컴퓨터 시스템 소프트웨어 특허가 금융 거래 절차에 따른 개념이 특허성을 인정받을 수 있는 특허의 대상으로 구체화시켰는지 여부였으며, 이에 대해 미국 대법원은 Alice社의 특허들은 불특허 대상인 추상적 발상에 지나지 않기 때문에 특허로서 무효하다는 결정을 내린 것이다.

2) 컴퓨터 소프트웨어 관련 판례의 변천사6

1970년대부터 본격적으로 발전한 소프트웨어 기술에 대응하여 소프트웨어 관련 미국 특허 판례도 다양하게 변화해왔다. 따라서, 본문을 통해 소프트웨어 특허에 따른 이전 미국 주요 판례들을 짚어보고 이전 판례들에 비추어 Alice Corporation v. CLS Bank International 판결이 소프트웨어 특허에 미칠 영향에 대해서도 생각해 보고자 한다.

Gottschalk v. Benson
본 건은 1972년에 미국 대법원에 의해서 내려진 판결로 주요 쟁점은 디지털 컴퓨터 프로그램을 사용하기 위해 2진화 10진수(binary-coded decimal)를 2진수(binary number)로 전환하는 방법이 특허성을 인정받을 수 있는 방법으로 간주될 수 있는지 여부에 관해서였다. 미국 대법원은 위에 서술된 2진수 전환 방법이 추상적 발상이며, 따라서 단순한 수학적 계산이나 정신작용에 지나지 않기 때문에 불특허 대상으로 간주된다는 판결을 내렸다. 따라서, 본 판례를 통해 단순한 수학적 알고리즘은 특허 대상에서 제외되게 되었다.

Parker v. Flook
1978년 미국 대법원은 Parker v. Flook을 통해 다시 한번 수학적 알고리즘에 관련된 판결을 내렸다. 본 판례에서는 효소 전환 방법에 있어 수학적 알고리즘을 사용하여 알람 한도를 갱신하는 방법이 특허의 대상이 될 수 있는지가 쟁점 사안 이였으며, 미국 대법원은 이러한 알람 한도를 갱신하는 방법이 단순한 수학적 계산에 지나지 않음을 이유로 특허성이 없다고 판결하였다. 본 판례를 통해, 대법원은 앞선 Gottschalk v. Benson에 이어 다시 한번 수학적 알고리즘이 불특허 대상임을 분명히 하였다.

Diamond v. Diehr
1980년대에 들어서면서, 미국 대법원은 Diamond v. Diehr를 통해 컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허성을 인정하는 내용을 요지로 하는, 소프트웨어 특허 역사에 중요한 판결을 내렸다. 본 건에서 쟁점이 된 발명의 내용은 고무를 큐어링하는데 있어 고무 가열 온도를 계산하고 제어하는데 컴퓨터를 사용하는 방법에 대해서였다. 이전 판례들에서의 발명과는 다르게, 본 발명은 컴퓨터 프로그램뿐만 아니라 고무를 가열하고 가열된 고무를 냉각하는 단계를 포함하고 있었으며, 이를 근거로 미국 대법원은 상기 발명의 내용이 단순한 수학적 알고리즘이 아니라 고무 주조에 관한 방법으로 간주되어 특허성이 있다고 판단을 내렸다. 이와 같이, Diamond v. Diehr는 소프트웨어도 특허를 받을 수 있다는 근거를 마련해 준 중요한 판례가 되었으나, 동시에 소프트웨어의 특허에서 단순한 수학적 알고리즘과 특허성이 있는 소프트웨어의 판단 기준에 대한 의문을 남기기도 하였다.

State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group
1990년대에 들어서면서, 컴퓨터 소프트웨어의 특허성에 대한 기준이 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group 판례를 통해 좀 더 명확해졌다. State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group에서는 뮤추얼 펀드를 운용하는 "Hub and Spoke" 방법에 있어, 다수의 뮤추얼 펀드("spoke")를 단일 투자 포트폴리오("hub")로 묶어 소프트웨어를 사용하여 각각의 자산에 대한 소유권 퍼센트에 기초해 펀드의 가치를 결정하는 비즈니스 방법 발명이 특허성이 있는지의 여부가 쟁점이었다. 이에 대해, 미국 연방순회항소법원은 비즈니스 방법도 특허의 대상이 될 수 있으며, 특히 유용하고, 구체적이며, 유형적인 결과를 산출할 수 있는 소프트웨어 발명 또는 비즈니스 방법은 특허성이 있다는 판결을 내렸다.

In re Bilski
2008년에 미국 연방순회항소법원은 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group에서 언급된 유용하고, 구체적이며, 유형적인 결과를 산출할 수 있는 소프트웨어 또는 비즈니스 방법이 특허성이 있다는 판결에 반하여, 방법 특허의 특허성을 결정하는 테스트 방법을 새로이 제시하였다. 본 건에서는 물품 거래시 확정된 어음 시스템을 통해 손실을 대비하는 비즈니스 방법 특허가 특허성이 있는지 여부가 관건이 되었으며, 이에 미국 연방순회항소법원은 본 방법 특허가 특허성이 없다고 판단하면서, 이 특허성을 판단하는 기준으로 1) 특정 기계나 장비에 연관되거나, 또는 2) 특정 물품을 다른 상태나 사물로 전환시키는지 여부에 따라 결정하는 기계-또는-전환 테스트(machine-or-transformation test)를 제시하였다.

Bilski v. Kappos
2010년 미국 대법원은 Bilski v. Kappos 판결을 통해, 앞서 In re Bilski 판결을 통해 미국 연방순회항소법원에 의해 정리된 기계-또는-전환 테스트가 특정 방법이 특허성이 있는지 여부를 결정하는 단독 테스트가 될 수 없다는 입장을 드러냈다. Bilski v. Kappos 건에서는 에너지 관련 물품 생산자와 판매자가 가격 변화에 따른 손실을 방지하거나 이에 대비하는지가 특허성이 있는 발명인지 여부가 쟁점이었으며, 이에 미국 대법원은 이러한 발명은 특허성이 있는 발명이라기 보다는 추상적 발상을 선점하려는 의도로 판단되어 특허성이 있는 발명으로 인정할 수 없다는 입장을 보였다. 또한, In re Bilski 판결에서 제시한 기계-또는-전환 테스트는 방법이 추상적 발상을 선점하려는지 여부를 판단하는 여러 척도 중 하나일 뿐 절대적인 테스트 방법이 될 수 없다는 입장을 표명하였다.

3. Alice Corporation v. CLS Bank International 판결이 갖는 의의와 전망7

위에서 기술한 바와 같이, 1970년대부터 본격적으로 시작된 소프트웨어의 기술발전에 따라 발전된 기술에 특허를 부여하는데 있어 미국 대법원 및 미국 연방순회항소법원은 때로는 소프트웨어 특허에 관용적인 입장으로, 때로는 이에 보수적인 입장으로 다양한 입장을 보여왔다. 그러나, 여러 판례에서도 볼 수 있듯이 여전히 추상적 발상과 특허성을 지닌 소프트웨어를 구별할 수 있는 기준이 불분명한 문제로 남아있다. 2000년대 초반부터 부각된 특허괴물에 의하여 제기되는 소송과 이에 대한 기업들의 소송 방어로 인해, 이러한 추상적 발상과 특허성이 있는 소프트웨어를 판단할 수 있는 기준을 명확히 할 필요가 있다는 목소리가 높아져 왔다. 이런 분위기 속에서, 미국 대법원은 Alice Corporation v. CLS Bank International 판결을 통해 컴퓨터 소프트웨어 관련 특허를 취득하는 기준을 높였으며, 이는 더 나아가 특허괴물과 같이 기반이 약한 특허를 소유한 특허 소유자들에 의해 제기되는 소송들이 감소될 수 있는 효과를 보일 것으로 전망되고 있다. 또한, 본 판결은 특허의 기준을 엄격하게 함으로써, 특허의 품질을 향상시킬 것으로 기대되고 있다.

그러나, 본 Alice Corporation v. CLS Bank International 판례 역시 이전의 판례들과 마찬가지로 추상적 발상과 특허성이 있는 소프트웨어를 판단할 수 있는 명확한 기준을 제시하지 못했다는 평가를 받고 있다. 일각에서는 Alice Corporation v. CLS Bank International 판례에서 추상적 발상의 범위를 넓게 해석함으로써, 향후 소송 건들에 있어 특허를 침해한 측에서 분쟁대상의 특허를 추상적 발상으로 몰아가는 일이 발생할 수 있음을 우려하고 있다.

특정 비즈니스 방법 또는 소프트웨어 발명이 35 USC § 101에 따른 추상적 발상인지 특허성이 있는 발명인지를 판단하는데 있어서는 정형화된 기준을 마련하기가 용이치 않고 여러 가지 다른 해석들이 가능한 만큼, 앞으로도 추가적인 소송 및 판결 등이 불가피 할 듯하다. 그러나, 본 판결이 추상적 발상을 단지 컴퓨터와 연결하는 것만으로는 특허를 취득할 수 없다는 분명한 메시지를 담고 있는 만큼, 현 소프트웨어 특허에 있어 일부 불확실성을 제거한데 그 의의가 있다고 하겠다.

 


본 특허해설은 http://www.etnews.com/20140620000205에 게재된 기사내용을 기초로 작성됨.
http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf
US patent 5,970,479 filed 1992, issued 1999
  US patent 6,912,501 filed 2000, issued 2005
  US patent 7,149,720 filed 2002, issued 2006
  US patent 7,725,375 filed 2005, issued 2010
  http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Corp._v._CLS_Bank_International
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
  http://en.wikipedia.org/wiki/Title_35_of_the_United_States_Code
The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to
  pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United
  States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States;…
  To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to
  authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.
http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html
http://www.ipwatchdog.com/tag/cls-bank-v-alice-corp/
  http://www.itworld.co.kr/news/88095