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미국 대법원은 지난 해 6월, Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 및 Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. 판례에 의하여 기존의 Seagate 판례에 따른 다소 엄격한 특허침해의 징벌적 손해배상 판단 기준을 완화하였다.
참고로, 미국에서는 특허법 35 U.S.C. §284에 근거하여, 특허침해 소송에서 손해배상액을 정할 때에 산정된 손해액의 3배를 초과하지 않는 범위 내에서 가중된 배상액을 부과할 수 있으며, 미국 법원은 이 조문에 근거하여 고의적으로 특허를 침해하였다고 판단되는 특허 침해자에게 가중된 손해 배상액을 부과해 왔다.
기존의 Seagate 판례에서는 특허 침해의 고의성을 평가하는 두 단계의 테스트가 제시되었다. Seagate 테스트의 첫 번째 단계는 객관적인 부주의(Objective Recklessness) 요건으로서, 특허 침해자가 그의 행동이 객관적으로 판단하여도 유효한 특허를 침해할 가능성이 높은 행위이었음에도 불구하고 침해 행위를 실행하였음을 증명하여야 했고, 두 번째 단계는 주관적인 인식(Subjective Knowledge) 요건으로, 특허 침해자가 특허 침해 사실을 알았거나 알 수 있었다는 점을 증명하여야 했다. 이 두 가지 요건을 증명할 책임은 특허 침해의 고의성을 주장하는 특허권자가 부담하였는데, 특허권자는 명백하고 확신할만한 증거(Clear and Convincing Evidence)를 가지고 이러한 자신의 주장을 증명해야 했다.
그러나 이와 같은 Seagate 판례 기준에 따르는 경우, 특허권자가 Seagate 테스트의 첫 번째 단계인 객관적인 부주의 요건을 증명하는 것이 용이하지가 않았으며, 따라서 Seagate 테스트의 두 번째 단계인 주관적인 인식 입증 단계까지 다다르지 못한 채 특허의 고의침해가 인정되지 못한 사례가 많았다.
Halo 판례는 앞서 본 바와 같이 특허권자에게 다소 엄격한 기준을 요구했던 Seagate의 특허 침해의 고의성을 평가하는 2단계 테스트 대신에, 특허를 주관적으로 고의성을 가지고 침해하였다고 판단된다면 침해 행위가 객관적으로 부주의한지 여부와 상관없이 가중된 배상액을 인정하여야 한다고 설시하였고, 덧붙여 특허 침해자의 과실 여부는 침해 행위 당시의 특허 침해자의 인식을 근거로 판단해야 하므로, 지방 법원은 각 케이스의 특정한 상황을 고려하여야 된다고 판시하였다. 더욱이, 35 U.S.C. §284가 지방 법원에 특허 침해자에게 가중된 손해 배상액을 부과할 수 있도록 재량권을 부여하고 있다는 점을 들면서, 지방 법원이 특허법의 적용과 해석과 관련하여 오랜 기간을 걸쳐 발달되어 온 건전한 법리에 따라 재량권을 적용할 수 있다고 판시함으로써, 사실상 징벌적 손해배상을 판결함에 있어 사용할 수 있는 지방 법원의 재량권을 넓게 인정하였다.
또한 Halo 및 Stryker 사건에서 미국 대법원은 Seagate 테스트의 판단 기준은 특허권자에게 과도하게 높은 증명 책임을 부여하고 있어, 특허 침해자가 고의적으로 침해 행위를 하였다 하더라도 특허권자가 특허 침해자의 객관적인 부주의 등을 입증하지 못한다면 특허 침해자는 징벌적 손해배상을 회피할 수 있는 문제가 있다고 지적하면서, 기존의 특허권자의 증명 책임의 정도를 기존의 “명백하고 확신할만한 증거(Clear and Convincing Evidence)” 기준에서 “우세한 증거(Preponderance of Evidence)” 기준으로 낮췄다.
이와 같이 Halo 및 Stryker 판결에서 기존의 다소 엄격했던 Seagate의 특허 침해 고의성 평가 기준을 파기하였고, 증명 책임의 수준도 낮췄으며, 지방법원의 징벌적 손해배상에 대한 재량권도 넓게 인정하고 있어, Halo 이후 특허침해 소송에서 승소한 특허권자가 특허 침해자의 고의 침해를 입증하는 것이 더 쉬워졌다. 일례로, Halo 판결 이전에는 특허 침해자의 고의 침해가 인정되지 않았던 Innovention Toys v. MGA Entertainment와 같은 사건에서, Halo 판결 이후에는 기존의 고의 침해 불인정 판결을 무효화하고 증액 손해배상 관련된 내용을 다시 판단하기 위하여, 지방법원으로 환송시킨 것을 보아도, 향후 특허 침해 소송 사건들에 여러 가지 변화가 생길 것이 자명하다.
따라서, 이와 같은 Halo 판결 이후의 달라진 특허소송 분위기에 보다 잘 대비하기 위해서는, 특허 침해 소송에 연루되는 경우, 침해 행위의 고의성이 없었음을 보이기 위한 각종 증거를 보다 폭넓게 확보하는 것이 더욱 중요해졌다고 할 수 있겠다. 특히, 미국 진출을 염두에 두고 있는 기업들은 제품 개발에 있어 철저한 특허 분석 및 회피를 위해 노력해야 하며, 만약에 대비하여 주관적 고의성이 없었음을 보일 수 있는 자료로 사용될 수 있는 전문가 의견서 등을 사전에 입수하는 등, 차후에 발생할 수도 있는 법적인 문제에 대해 대비하는 자세가 필요하다고 하겠다.
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