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Covered Business Method Review
미국변호사 김윤곤


인터넷의 발전과 함께 전자상거래(e-Commerce)가 활성화됨에 따라, 새로운 유형의 특허, Business Method 또는 Business Model(BM) 특허가 인정을 받기 시작하였다. 일반적으로 BM 특허는 새로운 전자상거래 방법에 관한 특허를 지칭하는 것으로 사용되나, 최근에는 그 범위가 확대되어 소프트웨어 분야의 특허들을 포함하여 광범위하게 사용되고 있다. 지난달, 인터넷 전문은행 카카오뱅크가 출범 13일 만에 200만개의 신규 계좌가 개설되며, 모두를 놀라게 하였다. 기존의 금융 업무를 인터넷 상에서 쉽고 간편하게 처리할 수 있기에 이용자들이 계속 늘어나고 있으며, 특히, 젊은 층에 많은 호응을 얻고 있다. 이러한 추세는 앞으로도 더욱 가속화될 것으로 예상된다. 이에 앞으로 더 많은 금융 관련 BM 특허가 생겨날 것이고, 이에 따른 침해 소송들이 늘어날 것이다.
하지만, 여전히 BM 특허의 특허성 여부에 대한 논쟁은 계속되고 있고, 이에 대한 각국의 심사 기준은 미국의 주요 판례 및 유럽 특허청의 정책에 따라 많은 영향을 받고 있다. 이에, 금융상품 및 서비스에 관한 BM 특허의 유효성을 다툴 수 있는 미국의 무효 심판 제도, Covered Business Method Review(이하 ‘CBM Review’로 칭함)을 소개하고자 한다.

1. 신청 기한

CBM Review는 미국 특허법이 America Invents Act(AIA)에 의해 개정되면서 2012년 9월 16일에 신설되었으며, 과도기적 법안으로 2020년 9월 16일에 만료되고 새로운 제도로 대체될 것으로 예정되어 있다. 따라서, 신청인은 상기 만료 기한 이전까지 신청해야 한다.

2. 신청 요건

CBM Review 신청인은 하기의 모든 조건을 만족해야 한다:

  • CBM Review 신청인은 특허 침해 혐의를 받았거나(침해 경고장을 받은 경우도 포함됨), 침해 소송을 당한자 이여야 함.
  • CBM Review의 대상 특허는 2012년 9월 16일 이후에 출원되어야 함.
  • CBM Review의 신청인은 대상 특허의 청구항에 대한 50%를 초과하는 설득력을 지닌 무효성에 대한 변론이 필요함.
  • CBM Review의 대상 특허는 ‘기술적 발명을 제외한 금융상품 및 서비스를 실행 또는 운영하는 데이터 프로세싱 혹은 운영방식에 대한 방법 및 장치에 대해 청구하는 특허’ 이여야 함.


여기서 주목할 것은 CBM Review 대상 특허의 적용 범위가 논란의 여지가 있을 수 있다는 것이다. 지난 2월에 연방순회항소법원에서 나온 Secure Axcess, LLC v. PNC Bank National Association (Fed. Cir. 2017)의 판결은 CBM Review의 대상 특허의 적용 범위를 가늠하는 데 도움이 될 수 있다. Secure Axcess는 컴퓨터 보안을 위한 웹페이지 인증에 관한 특허(미국특허 7,631,191호, 이하 “‘191 특허”로 칭함)를 보유하고 있었고, 이 특허를 침해했다는 이유로 PNC를 포함한 금융기관들을 상대로 침해 소송을 제기하였다. 이에 상기 금융기관들은 191 특허를 무효화시키기 위해 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)에 CBM Review을 신청했다. 191 특허의 명세서에는 특정 웹사이트 주소를 사칭하는 유사 웹사이트 주소에 “bank”라는 단어가 사용될 뿐, 191 특허는 금융 업무에 국한된 것이 아니며 실제로 금융 이외의 다양한 분야에 광범위하게 사용될 수 있는 기술이었다. PTAB는 191 특허가 금융기관의 소비자들이 이용하는 웹사이트에서 발생할 수 있는 문제를 해결하는 데 활용 가능한 기술이므로 금융상품 혹은 금융서비스에 “수반(incidental)되는 보조적(ancillary) 행위”에 해당함으로 CBM Review의 대상 특허에 해당한다는 판결을 내렸다. 이에 Secure Axcess는 연방순회항소법원에 항소를 하였고, 항소법원은 CBM Review 대상 특허의 범위가 신용, 대출, 부동산 거래, 주식, 및 투자 상품 등으로만 제한될 필요는 없으나, 금융 거래에 “수반 또는 보충되는 행위”에 까지 확대될 수 없다는 판결을 내렸다. 다시 말해, CBM Review의 대상 특허는 금융에 관련된 광범위한 행위에 해당될 수 있으나, 관련 금융 행위가 대상 특허의 청구항에 명시되어야 한다는 것이다.

3. 장점

미국 특허법에서 무효 심판으로 사용되는 제도는 CBM Review 이외에 Inter Partes Review(IPR) 및 Post-Grant Review(PGR)이 있다. CBM Review는 심판개시를 위한 입증 기준(50%를 초과하는 설득력) 및 법적 근거(101조, 112조, 102조 및 103조를 포함하는 포괄적인 법적 근거가 활용 가능함)에 있어서 PGR과 유사하다. 하지만, CBM Review는, PGR과는 달리, 특허를 받은 날로부터 또는 재발행 된 후 9개월 이후에도 신청이 가능하다. 또한, CBM Review는, IPR과는 달리, 특허 요건의 전반에 걸쳐 유효성을 다툴 수 있고, 금반언 규정의 적용범위가 좁다는 장점이 있다. 참고로, CBM Review, IPR, PGR의 주요 특징은 하기의 미국 특허청 홈페이지에 잘 정리되어 있다(https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/aia_trial_comparison_chart.pptx).

4. 결여

앞서 언급한 바와 같이, 신용, 대출, 부동산 거래, 주식, 및 투자 상품 등 전반적인 금융 관련 업무들이 온라인 상에서 이루어지는 추세가 가속화될 것이다. 이에 더 많은 금융 관련 BM 특허가 생겨날 것이며, 이들 BM 특허들의 특허성은 계속 논란의 대상이 될 것이다. 미국 의회가 이러한 특허성이 없는 금융관련 BM 특허들을 소송보다 저렴한 비용으로 무효화 할 수 있도록 CBM Review 도입한 취지를 고려해 볼 때, CBM Review가 2020년 9월 16일에 만료되더라도, 더 구체화된 제도로 대체될 것으로 예상된다. 이에, 금융관련 BM 특허 침해 소송의 피고는 CBM Review를 적극적으로 활용해 볼 필요가 있을 것이다.