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I. 마쿠쉬(Markush) 청구항의 정의
마쿠쉬 청구항은 일부 구성요소가 서로 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2 이상의 선택요소로부터 택일적으로 선택되는 것으로 하여 하나의 청구항에 기재한 형식을 의미하며, 주로 화학물질 분야 발명 출원의 경우에 활용되고 있다.
II. 마쿠쉬 청구항에 기재된 선택요소에 대한 기재가 발명의 상세한 설명 또는 실험예에 없는 경우
마쿠쉬 청구항의 경우 출원인이 모든 선택요소를 실시예로 기재하지 못하는 경우가 있다. 이 경우 기재불비가 문제될 수 있으며, 마쿠쉬 청구항의 선택요소가 실험예를 제외한 다른 발명의 설명에 기재가 없는 경우 및 실험예가 없는 경우로 나누어 살펴본다.
1. 마쿠쉬 청구항의 선택요소가 실험예 및 다른 발명의 설명에 기재가 없는 경우
해당 경우 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 제1호의 거절이유를 통지받을 수 있다. 이 케이스에서 실험예 및 발명의 설명에 청구항에만 기재된 선택요소를 추가하거나 삭제하는 보정을 진행할 수 있다. 선택요소를 추가하는 보정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내의 보정인 바, 보정 범위를 만족한다 (판례 2006후 2455).
2. 마쿠쉬 청구항의 선택요소가 실험예에는 기재가 있으나 다른 발명의 설명에는 기재가 없는 경우
이 경우 1번 케이스와 동일하게 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 제1호의 거절이유 통지를 받을 수 있다. 해당 케이스의 경우, 발명의 설명에 해당 선택요소의 기재를 추가하는 보정 또는 해당 선택요소를 청구항에서 삭제하는 보정을 진행하여 극복할 수 있다.
3. 마쿠쉬 청구항의 선택요소가 발명의 설명에는 기재가 있으나 실험예에는 기재가 없는 경우
(1) 심사 기준의 태도
특허 심사 기준에서는 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재되어 있고, 발명의 설명에는 청구항에 기재된 선택요소 중 일부의 선택요소에 관한 실시예만이 기재되어 있을 뿐 다른 선택요소에 대하여는 언급만 있고 실시예가 기재되어 있지 아니하여 평균적 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 때에는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반이라 지적하고 있다(심사기준 2309 페이지 참고).
(2) 출원인의 대응
출원인으로 하여금 선택요소를 모두 실험예로 기재하도록 하는 것은 출원인에게 과도한 부담을 지우는 것일 수 있다. 또한, 추후 등록시 권리범위 해석에 있어서 독립항의 구성을 실시예의 범위로 한정해석하지 않는 판례의 태도(2008후934 판결)에도 부합하지 않는다.
따라서 심사과정에서 해당 거절이유가 지적되는 경우 출원인은 모든 선택요소의 실험예를 기재하여야 하는 것은 부당하고, 기재되지 않은 선택요소 역시 실시예와 유사하게 유리한 효과가 나타나리라는 점이 당업자에게 자명하다고 주장하여 대응할 수 있다.
다만 재차 동일한 거절이유로 거절결정을 받는 경우에는 해당 구성요소를 삭제 보정하여 재심사를 받는 방안, 또는 상기 주장을 유지하며 거절결정불복심판하는 방안이 있을 것이다. 재심사와 심판 중 조속한 권리화를 위하여는 재심사가 적절하나, 발명의 범위를 고려하면 거절결정불복심판이 적절할 것이라고 출원인에 안내하여 대응방안을 모색할 수 있다.
기재되지 않은 선택요소의 실험예를 의견서에 보충하여 출원 명세서에 기재된 실험예와 동일 유사한 유리한 효과가 나타남을 주장하는 것을 고려해 볼 수 있다. 그러나 추가 실험예의 채택 여부는 심사관의 재량이므로 채택되지 않을 수 있다는 것을 염두에 두어야 한다.
III. 마쿠쉬 청구항의 등록요건 판단의 기준 및 출원인의 대응
마쿠쉬 청구항의 경우, 본 개시에서 다루고자 하는 발명의 상세한 설명에 일부 선택 구성이 기재되지 않은 경우 뿐만 아니라 신규성(제29조 제1항 각호) 및 진보성(제29조 제2항) 및 특허의 단일성(제45조) 역시 심사과정 중에 지적될 수 있는 바, 먼저 한국 특허청의 심사기준을 바탕으로 하여 해당 등록요건을 간단히 살펴보고자 한다.
1. 신규성 및 진보성 판단의 기준 (제29조 제1항 각호 및 제29조 제2항)
특허청 심사기준에 따르면 마쿠쉬 청구항의 경우 그 택일적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비한 결과 신규성 또는 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항의 택일적 구성요소 모두가 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단하고 있다.
2. 특허의 단일성 (제45조)
특허청 심사 기준에 따르면 택일적 구성요소들이 ‘유사한 성질 또는 기능’을 갖는 경우에는 단일성의 요건이 만족되는 것으로 본다.
3. 보정 또는 정정
마쿠쉬 청구항의 경우 그 택일적 구성요소 중 어느 하나 이상을 삭제하는 보정이나, 이를 다시 각각의 청구항으로 신설하는 보정은 특별한 사정이 없는 한 신규사항의 추가라고 할 수 없어 적법한 보정이다 (제47조 제2항). 나아가 특허성이 문제가 없는 한 마쿠쉬 청구항의 택일적 구성요소에 대한 분할출원 (제52조)도 가능하다.
또한, 등록 이후라도 정정심판(제136조) 또는 정정청구(제133조의2)를 통하여 마쿠쉬 청구항의 택일적 구성요소 중 어느 하나 이상을 삭제하는 것도 가능하다.
IV. 기타 해외에서의 마쿠쉬 청구항의 논의
1. 유럽
유럽에서는 마쿠쉬 청구항에 포함되지만 구체적 실시예가 없는 구성요소에 대하여 존속기간 연장등록(SPC 요건 Article 3(a))이 인정되는지 여부가 문제된 바가 있다. 판시 결과 마쿠쉬 형식으로 청구항을 작성하고 구체적인 선택 요소를 명세서나 청구항에 기재하지 않는다는 이유만으로 존속기간 연장등록 대상이 되지 않는 것은 아니나, 출원인 또는 우선일 기준으로 구체적인 구성요소가 기술적 문제 해결에 필요하지 않거나, 이에 기초하여 당업자가 제품을 도출하기 어렵다면, 존속기간 연장등록을 주장하기는 어렵다는 의견의 예비 판결이 발급된 바 있다.
해당 케이스의 경우 등록 과정이 아닌 등록 후의 권리범위 문제이기는 하나, 유럽 역시 마쿠쉬 타입 청구항의 모든 선택적 요소의 실험예가 개시되지는 않아도 된다는 입장으로 파악된다.
2 중국
중국에서는 마쿠쉬 청구항 무효심판 중 선택 요소 일부 삭제 허용여부가 문제된 바가 있다. 이와 관련하여 중국최고인민법원에서는 선택 요소 일부 삭제는 비록 보호 범위가 좁아지고 사회 공중이익을 해치지 않더라도, 삭제로 인하여 보호범위 판단에 있어 법적 안정성을 해치고 사회 불측의 손해를 줄 우려가 있어 허용될 수 없다고 판시하여, 국내와는 다소 다른 입장을 취하고 있다.
따라서 중국 출원시 마쿠쉬 청구항을 사용하는 경우, 무효심판 중 일부 선택 요소 삭제는 제한적으로 허용되는 바 마쿠쉬 청구항의 선택 요소를 분류하여 종속항으로 기재하는 방안 등을 고려하여야 한다.
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