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발명으로서 성립되지 않는 유형의 정리
변리사 한정윤

  발명의 성립성이 없는 발명, 소위 불성립발명으로는 특허법 제2조 제1항의 발명의 정의 규정에 위반된 비-발명과 아이디어가 기술로서 구체화되지 못한 미완성 발명이 있다. 발명의 성립성이 인정되지 않으면 특허도 받을 수 없다. 미완성 발명은 장래에 구체성을 갖추게 되면 완성된 발명으로서 성립성을 가질 수 있으므로, 이하에서는 비-발명에 대해서 알아본다.

  특허법 제2조제1항에서는 발명에 대해 다음과 같이 정의하고 있다:
  “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
  즉 특허법상 발명이 되기 위해서는 1) 자연법칙을 이용한 것이어야 하고 2) 기술적 사상이어야 하고 3) 창작이어야 하며 4) 그 창작의 정도가 고도한 것이어야 한다.

  이와 관련하여 수학공식, 경제법칙, 작도법, 게임규칙, 영업계획과 같이 자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 약속, 또는 인간의 정신활동 등을 이용하고 있는 경우에는 “자연법칙을 이용한 것”이 아니므로, 발명으로 성립되지 않는다. 하지만 법칙이나 규칙 그 자체 또는 이를 직접적으로 이용하는 방법에 대해 특허를 청구하는 것이 아니고, 이를 사용하여 획득한 데이터를 기초로 특정 기술 수단의 성능을 높이거나 기술적인 장치 또는 방법의 목적을 달성하기 위한 수단으로서 보편성, 반복성, 및 객관성을 갖는 것이라면 발명으로 취급될 수 있다.

  한편 “자연법칙을 이용”한다는 것의 구체적인 의미에 대해서는 여러 판례들을 통해 설시되어 있는데, 예를 들어 특허법원 2005허11094, 2006허8910 판결 등에서는 “자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 발명에 해당하지 않는다”고 하여 자연법칙을 전체로서 이용해야 하고, 발명을 이루는 구성요소 중 일부라도 자연법칙을 이용하지 아니한 부분이 있는 것은 특허법상 자연법칙의 이용이라 할 수 없다고 하였다.

  또한 특허법원 2001허3453, 2009허351 판결 등에서는 “일정한 원인에 의하여 항상 일정한 확실성을 가지고 같은 결과가 반복하여 발생(因果律)할 수 있는 것”이라고 하여 자연법칙을 이용할 때 일정한 확실성 및 반복가능성이 있어야 한다고 하였다. 이때 특허법원 2000허7748 판결에서는 “형질전환율이 약 1%라는 이유로 반복재현성이 없다고 할 수 없다.  발명의 반복재현성은 반드시 100%의 확률로 효과를 얻을 수 있는 것을 의미하는 것은 아니고, 가사 극소수의 확률이라도 효과를 얻을 수 있다는 것이 확실하다면 반복재현성이 있다”고 하여 성공확률이 낮다는 점이 반복가능성을 부정하는 근거가 될 수 없다는 입장을 명확하게 밝히고 있다.

  즉 “자연 법칙을 이용”한다는 것은 자연법칙을 전체로서 이용하여야 하고, 일정한 확실성 및 반복가능성이 있어야 한다.

  그렇다면 미생물·식물, 용도, 컴퓨터 프로그램은 발명으로서 성립성을 인정받을 수 있을까?
  먼저 미생물·식물 발명의 경우, 자연법칙을 이용함에 있어서 확실성과 반복가능성이 미약하여 문제가 된다. 이에 미생물의 기탁 사실, 입수방법, 식물의 육종경과를 발명의 설명에 상세히 기재하면 성립성이 인정될 수 있다. 미생물 기탁기관으로는 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC: Korean Collection for Type Cultures), 한국미생물보존센터(KCCM: Korean Culture Center of Microorganisms), 한국세포주은행(KCLRF: Korean Cell Line Research Foundation), 농촌진흥청 국립농업과학원 미생물은행(KACC: Korean Agricultural Culture Collection) 네 곳이 있다. 식물발명은 특허법 이외에 식물신품종보호법으로도 보호받을 수 있다.

  용도 발명의 경우, 특정의 물질 또는 화합물에 대해 새로운 용도로의 이용과정에서 창작적 요소가 존재하는 것으로 원칙적으로는 발견이라 하겠지만 창작적 요소가 특허법상 보호해줄 가치가 있기 때문에 성립성이 인정된다. 하지만 책을 부채로 사용한다고 해서 용도발명으로 인정되기는 어려운데, 유형적인 물품의 경우 다른 용도로 활용하더라도 기존 용도가 없어지는 것이 아니고 형태에 변형이 가해지는 것도 아니므로 용도발명으로 인정되기는 어렵다. 화학물질용도발명, 의약용도발명, 배양세포용도발명 등은 새로운 용도를 발견하기 위해 상당한 노력이 필요하며 이에 대한 보상으로 성립성을 인정하는 것이라 볼 수 있다.

  컴퓨터 프로그램은, 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과하여 발명의 구성요소 전체가 자연법칙을 이용한 것이 아니므로 컴퓨터 프로그램 그 자체는 성립성이 인정되지 않지만, 한국 특허청은 산업정책적인 목적의 일환으로 2014년 7월 심사기준 개정을 통해 일정한 경우에 예외적으로 성립성을 인정하고 있다. 예를 들어 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리 장치, 그 동작 방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 성립성이 인정될 수 있다.

발명의 성립성이 인정되지 않더라도 공개된 경우 공지기술의 지위는 가지나(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결), 확대된 선출원의 적용에 있어 다른 출원의 지위는 부정된다(대법원 1992.05.08. 선고 91후1656 판결)는 것이 판례의 태도이다.