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1. 국내우선권 주장 제도의 의미
특허출원 등에 의한 우선권 주장(이하 ‘국내우선권’)제도는 특허출원 등(이하 ‘선출원’)을 기초로 하여 당해 선출원을 보다 구체화하거나 개량․추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다(특§55조, 특§56조). 즉, 이들 선출원을 구체화, 개량하거나, 추가하는 발명(이하 ‘개량 발명’)에 대하여, 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일발명으로 거절될 수 있다. 또한 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 개량 발명을 추가하는 경우에는 보정이 신규 사항을 추가한 것에 해당하여 각하될 수 있다. 국내우선권 주장 출원(이하 ‘후출원’)은 이와 같은 불합리를 제거하여 기술개발의 성과물인 발명의 빠짐없는 보호를 가능케 하기 위함이다.
2. 국내우선권 주장의 요건과 발명의 동일성
국내우선권 주장이 적법하게 인정될 요건으로는, 주체적, 시기적, 및 객체적 요건이 있다. 주체적 요건으로, 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 특허를 받으려고 하는 자로서 선출원의 출원인(승계인을 포함)이다(특§55조①). 시기적 요건으로, 선출원을 기초로 국내우선권 주장을 할 수 있는 기간은 선출원일부터 1년 이내이다(특§55조①1). 객체적 요건으로, 선출원이 분할출원, 분리출원, 또는 변경출원이 아니어야 하고, 우선권 주장출원의 출원시에 선출원은 포기∙무효∙취하∙설정등록∙거절결정∙거절취지심결 확정 상태가 아니어야 한다.
선출원의 명세서에 기재되어 있는 발명과 후출원의 명세서에 기재된 발명과의 동일성은 국내우선권 주장의 요건에 포함되지 않고, 국내우선권 주장한 후출원이 등록요건을 충족하는지를 판단하는 실체 심사가 이루어지기 위해서, 등록요건의 판단시점을 결정하기 위해 판단될 뿐이다.
3. 국내우선권의 효과와 판단시점의 소급
국내우선권을 주장한 후출원이 등록요건을 충족하는지를 판단함에 있어서, 국내우선권 주장제도를 통하여 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권 주장출원(후출원)의 출원일에 출원한 것으로 인정된다.
국내우선권 제도에서 선출원이 취하된 것으로 간주되는 것은 선출원과 후출원의 상당부분의 내용이 중복되기 때문에 이에 대한 중복공개 및 중복심사 등을 막기 위함이다.
이처럼 후출원의 명세서에 기재된 발명의 등록요건 판단시점은 하나의 명세서에 기재된 발명 간에도 서로 다를 수 있다. 후출원의 명세서에 기재된 발명 중 선출원의 명세서에 기재되어 있는 발명과 동일성이 있는 발명은 선출원의 출원시를 기준으로 판단하고, 후출원의 명세서에 기재된 발명 중 나머지는 후출원의 출원시를 기준으로 판단할 수 있다.
이후 선출원의 명세서에 기재된 기본 발명을 기초로 한 개량 발명이 완성되었고 개량 발명이 선출원의 명세서에 기재되지 않은 경우, 기본 발명 및 개량 발명을 포함하는 국내우선권 주장 출원을 하는 경우의 실익을 검토한다.
4. 개량 발명을 포함한 국내우선권 주장 출원의 실익
1) 기본 발명과 개량 발명을 하나의 출원으로 관리
기본 발명을 기초로 연구 개발을 통해 개량 발명이 완성된 경우, 기본 발명이 포함된 선출원에 관하여 국내우선권을 주장하며 출원하거나 국내우선권을 주장하지 않고 별개의 출원으로 하여 개량 발명을 보호받을 수 있다.
기본 발명과 개량 발명을 별개의 후출원으로 하면, 자신의 선출원에도 기본 발명이 포함되어 있으므로 별개의 후출원은 선출원과 동일한 발명으로 거절될 가능성이 있다. 또한 개량 발명을 별개의 후출원으로 하는 경우에는, 기본 발명과 개량 발명이 각각의 출원으로 구분되어 있으므로 관련성 있는 발명에 대한 출원을 관리함에 있어 출원 별로 절차를 밟아야 하는 불편함이 있다.
이와 비교하여 기본 발명 및 개량 발명을 포함하여 선출원에 대하여 국내우선권 주장을 수반한 후출원을 한다면, 기본 발명 및 개량 발명이 하나의 출원 명세서에 포함되므로 출원인은 관련성 있는 발명을 하나의 출원으로 관리할 수 있다.
이처럼 국내우선권 주장 출원에 따라 관련성 있는 발명의 관리상의 편의성이 증대될 수 있다.
2) 빠른 출원일 선점
특허법에서는 동일한 발명에 대하여 서로 다른 자가 출원을 한 경우에는, 먼저 특허출원을 한 자에게 특허를 부여하기 때문에 빠른 출원일의 선점이 중요하다. 특히 관련 기술에 대한 경쟁적인 연구가 이루어지는 분야나 기술 주기가 짧은 분야 등에서는 더 빠른 출원일의 확보가 필요하다. 따라서 2007년에 도입된 특허청구범위 유예 제도는 몇 차례 개정을 거쳐 점차 최초 명세서의 기재 요건을 완화하여 출원인의 발명에 대한 출원일 선점을 도모하고자 한다.
최초 명세서 기재 요건 완화에 따라, 발명 신고서뿐만 아니라 연구노트의 내용을 직접 이용하여 특허출원 명세서를 작성할 수 있다. 다만 빠른 출원일 선점을 위해 명세서를 급하게 작성하다 보면 중요한 내용이 누락되거나 잘못 기재될 수 있다. 따라서 발명의 완성도를 높이기 위해서는 명세서의 보완이 필요할 수 있다.
특허 출원인은 명세서의 보완을 위하여 이미 출원된 특허출원의 명세서 및 도면을 보정 제도를 통하여 수정하거나, 아니면 이미 출원된 특허출원을 기초로 국내우선권 주장을 하면서 후출원에 새로이 작성한 명세서 및 도면을 첨부할 수 있다.
보정의 경우 최초 출원 시에 제출된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 포함되는 보정만 허용되며, 범위를 벗어난 보정은 인정되지 않는다(특§47조).
이와 비교하여 국내우선권 주장 출원의 경우 우선권 주장이 적법한지를 판단할 때 선출원 및 후출원의 발명 간의 동일성을 판단하지 않기 때문에, 최초 출원 시에 제출된 명세서 또는 도면에 기재된 범위 이외의 사항도 포함시켜 명세서 도면을 작성할 수 있다. 이처럼 국내우선권 주장 출원은 빠른 출원일 선점에 따른 보완 방법으로 충분히 활용될 실익이 있다.
3) 실시예 추가를 통한 등록 가능성 향상
국내우선권을 주장하면서 선출원에 기재된 실시예 이외에 추가적인 실시예를 포함하여 후출원하는 경우에, 후출원은 선출원 대비 특허 등록 가능성을 향상시킬 수 있다.
예를 들어, 선출원 발명 및 후출원 발명이 화학발명인 경우 실시예로 실험예 또는 시험예를 추가함으로써 등록을 도모할 수 있다.
판례에 따르면, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리 데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결).
이처럼 화학발명 또는 특히 의약의 용도발명에 있어서는 실험예 또는 시험예를 기재하여야 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있기 때문에, 선출원에 기재되어 있지 않은 실험예 또는 시험예를 추가하여 기재한 후출원은 선출원에 대비하여 볼 때 발명의 완성도 및 명세서 기재 요건을 충족할 가능성이 높기 때문에 특허 등록 가능성도 향상될 수 있다.
다만 이러한 경우에도, 후출원의 명세서에 기재된 발명은 선출원의 명세서에 기재되어 있는 발명과 동일성이 인정되는 경우에만 판단시점이 소급될 수 있다.
따라서 후출원의 명세서에서 추가할 수 있는 실험예 또는 시험예의 범위와 관련하여, “’우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결)”는 대법원의 태도에 비추어볼 때, 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 보충, 보완하는 것에 그치는 정도로 추가하는 경우에만 선출원 발명과 동일성이 인정되어 후출원 발명의 판단시점이 선출원의 출원시로 소급될 수 있을 것이다.
5. 결어
이처럼 국내우선권 주장 출원은 발명 동일성의 요건을 만족한 발명만 등록요건의 판단시점이 소급되기 때문에 개량 발명의 판단시점만 고려하면 별개 출원과 큰 차이가 없지만, 기본 발명과 개량 발명을 하나의 출원으로 관리할 수 있고 빠른 출원일 선점에 따른 보완 방법으로서의 실익이 있으며 실시예 추가로 인한 등록가능성 향상이 가능하므로 실무에서 많이 활용되고 있다.
[출처]
질의응답 1998.6.12 법무56010—148
한국지식재산전략원, 연구노트를 활용한 특허출원 가이드(2015년 12월 발행)
로앤비, 온주 특허법
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