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1. 사건의 개요
특허심판원은 선사용상표 ‘ ’가 국내에서 거의 알려지지 않았고 외국에서도 주지·저명한 상표라고 보기 어려운 점에 비추어, 이 사건 등록상표 ‘ ’는 선사용상표 ‘’의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점 체결계약을 강제할 목적 또는 선사용상표의 명성에 편승할 목적으로 출원한 것이라고 단정할 수 없어 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 취지의 심결을 하였고(특허심판원 2013. 8. 19.자 2012당1172 심결), 이에 당사자가 불복하지 아니하여 그 무렵 위 심결이 확정되었다(이하 ‘선행 확정 심결’이라고 한다).
이 사건의 쟁점은 후행 심판청구가 선행 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는지 여부이다.
2. 특허법원의 판단
특허법원은 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 증거들에 의하더라도 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 선행 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 선행 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 선행 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다.
3. 대법원의 판단
선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다. 또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다. 결국 선사용상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.
그럼에도 불구하고 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 및 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 보아 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하였다.
4. 본 판결의 의의
“일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조)”고 판시하던 기존의 태도에 기초하여 일사부재리 원칙의 적용요건인 “동일 증거” 해당 여부에 대해 판단한 사안으로, ‘부정한 목적’ 유무를 판단하기 위해 제출된 증거가 전에 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거라면, 이를 근거로 선행 확정 심결과 동일 사실에 대해 심판을 청구하더라도 “동일 증거”에 해당하지 않으므로 후행 심판청구가 일사부재리에 저촉되지 않을 수 있다는 점을 판시하였다는 점에서 본 판결의 의의가 있다.
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