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1. 사건의 개요
[쟁점]
대법원 판례에 의하면 국내 수요자에게 특정인의 상품 표지로 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표를 등록 받은 경우 구법 제7조 제1항 제11호 후단 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다. 이 경우, 인식도의 지역적 범위와 관련하여, 국내 인식도는 전국적 범위에서 획득되어야 하는지, 일부 지역에서만 알려진 경우에도 본호에 해당할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.
[사건 배경]
가. 피고는 2001. 9. 20. 상호를 ‘웨딩쿨’’로 하여 ‘온라인정보제공업’에 관한 사업자등록을 하였고, 2005. 7월경부터 상호로 웨딩 컨설팅업과 웨딩드레스 대여업 등을 본격적으로 영위하기 시작하였으며, “ ”, “ ”, “ ”로 이루어진 선사용표장들을 대구, 경북 지역에서 위 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 사용해왔다. 피고는 대구, 경북 지역에서 선사용상표들을 사용하여 대규모 박람회 개최, TV 광고 등의 홍보활동 및 사회활동을 활발히 했으며 대구, 경북 지역의 소비자들 상당수가 피고 측 서비스를 이용해왔으며 동종업계 종사자들은 선사용상표가 피고 측 출처표시로 상당 수준 인식되었음을 진술했다.
나. 원고는 이 사건 등록상표 “ ”를 2010. 11. 22. 자로 45류 ‘결혼상담업, 결혼정보제공업, 결혼중개업, 국제결혼중개업’에 대해 출원하여 2012. 1. 31. 자로 등록 받았다.
다. 이에 피고는 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 국내에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장들과 그 표장 및 사용 서비스업이 동일, 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구법 제7조 제1항 제11호에 해당함을 주장하며 2018. 2. 14 자로 무효심판을 청구하였다.
2. 심판원과 특허법원의 판단
심판원은 선사용표장들이 특정인의 서비스업으로 인식되기 위해서는 일반수요자들에게 반드시 전국적으로 알려져야 하는 것도 아니라는 점을 토대로 이 사건 등록상표에 대해 등록무효 심결을 내렸다. 반면, 특허법원은 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 판시하여, 이 사건 등록상표는 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 판단하였다.
3. 대법원의 판단 - 원심 파기 환송
구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 선사용상표가 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니라고 하였다. 즉, 본호가 요구하는 인식도를 획득하기 위해 반드시 전국적인 인식도를 획득할 필요는 없다고 하였다. 따라서 선사용상표들은 대구, 경북 지역에서 사용되어왔으나 이 사건 등록상표의 등록결정시에 국내에서 특정인의 상표로 인식된 상표란 점이 인정되어 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 하였으며, 특허법원의 판결을 파기 환송하였다.
4. 본 판결의 의의
본 대법원 판결은 구법 제7조 1항 11호 후단 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’ 적용 시 필요한 요건인 ‘국내에서의 인식도’의 지역적 범위가 쟁점이 된 사안에서, 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려질 것을 요구하지 않는다는 법리를 처음으로 판례로 설시했다는 점에서 의의가 있다. 또한, 선사용상표가 일부 지역에서만 사용되더라도 인식도는 국내 전역에 걸쳐 획득되어야 하는지 여부와 관련해 인식도 또한 국내 일부 지역에만 한정되어 있어도 본호에 적용될 수 있다는 점을 명확히 했기에 ‘국내에서의 인식도 획득’요건을 보다 명확히 한 데 그 의의가 있다.
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