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Ⅰ. 서론
특허권은 기술의 발전을 위하여 특별히 법률로써 기술적 사상에 대하여 권리를 인정하여 준 것으로, 권리의 독점적·배타적 성격상 권리침해와 관련된 분쟁이 발생할 수 밖에 없다. 그런데 특허법은 특허권의 효력만을 규정하고 있을 뿐 특허침해의 의의에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 않아, 특허침해소송이 제기된 경우 특허기술을 그대로 똑같이 구현한 것이 아닌 이상 침해 여부에 대한 기술적·법률적 판단이 필요하다.
그런데 특허침해소송에서 원고의 침해 주장이 인정될 경우 피고는 침해에 대한 손해배상은 물론, 향후 실시기술을 더 이상 사용하지 못하게 되거나 특허권자에게 실시료 상당액의 돈을 지급하여야 하는 상황에 처하게 되기 때문에, 피고로서는 권리자의 침해 주장에 대하여 적절히 대응해야 할 것이다.
당 법무법인을 찾아온 A사 역시 특허침해를 주장하는 회사인 B사(이하 ‘원고’)에게 특허침해소송을 당한 상황이었다. A사(이하 ‘피고’)의 사례를 통하여 특허침해소송에서 특허권자의 침해주장에 대응하는 방법을 알아보자.
Ⅱ. 사건의 개요
피고에게 특허침해금지 및 손해배상을 청구한 원고의 특허발명은 방사선 개인피폭선량계 및 위 개인피폭선량계의 판독기능을 포함하는 방사선 관리구역 출입 관리시스템으로, 공지기술과 선행문헌들과 비교하였을 때 관리 컴퓨터와의 통신을 위한 RS232/RS485 단자를 선택할 수 있도록 한 구성, 개인피폭선량계가 시스템에 삽입되었는지 여부를 확인하기 위한 적외선 센서 등을 갖춘 것이 특징이다.
한편, 피고는 원자력 발전소의 방사선 관리구역 출입통제 시스템을 생산, 공급해오던 업체로, 2017년 지방조달청과 ‘원자력 발전소 방사선 관리구역 출입통제 시스템’의 공급계약을 체결하고 위 계약에 따라 시스템을 생산하여 공급하였다.
원고는 피고가 만든 ‘방사선 관리구역 출입통제 시스템’이 원고가 보유한 특허발명의 구성과 모두 동일하거나 균등하므로 원고의 특허권을 침해한다고 주장하면서, 피고의 시스템이 원고 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않더라도 원고 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이며, 그 외 상업적 내지 실용적인 다른 용도는 전혀 없으므로 이를 생산, 공급하는 것은 원고의 특허권에 대한 간접침해를 구성한다고 주장하였다.
Ⅲ. 특허침해의 유형
1. 직접침해(문언침해, 균등침해)
특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는바, 피고의 실시발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 직접침해가 인정되는 것이 원칙이다(구성요소 완비의 원칙). 이처럼 침해가 주장되는 기술이 특허발명의 구성요소를 문자 그대로 전부 포함하고 있는 경우 문언침해가 성립하며, 침해가 주장되는 실시발명에서 특허발명의 구성요소 중 하나라도 빠진 것이 있으면 침해가 성립하지 않는다.
그러나 구성요소 완비의 원칙을 엄격하게 적용할 경우, 약간의 설계변경을 통하여 침해를 손쉽게 회피할 수 있게 된다. 이러한 문제점 때문에 균등론(Doctrine of Equivalents)에서는 실시발명이 특허발명 구성요소들의 일부를 그와 균등한 것으로 대체하여 포함하고 있는 경우에도 균등침해가 성립한다고 보고 있으며, 우리나라 법원도 이러한 균등론을 받아들여 균등침해를 인정하고 있다.
예를 들어 특허발명이 A+B+C1의 구성으로 되어 있는 경우, A+B+C2 의 구성을 가진 실시발명(C1≠C2)은 C1을 구성요소로 포함하고 있지 않기 때문에 문언침해에는 해당하지 않지만 ① 두 발명의 과제해결원리가 동일하고, ② 특허발명에서와 같이 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 할 수 있는 정도라면 특별한 사정이 없는 한 실시발명을 특허발명의 구성과 균등한 것으로 본다는 것이다.
2. 간접침해
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특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
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특허권의 효력과 보호범위에 따르면 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등한 구성요소를 모두 갖추고 있지 않은 경우에는 특허권 침해가 되지 않으나, 특허법 제127조에서는 특별히 직접침해에 해당하지 않더라도 그대로 두면 특허 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 특허침해 행위로 간주하고 있다. 본질적으로 특허권 침해의 예비, 방조 또는 교사에 해당하는 행위를 규제하기 위한 것으로 특허권 보호에 충실하고자 하기 위함이다. 따라서 간접침해 성립을 위하여 제3자에 의한 특허발명의 실시가 반드시 현실적으로 존재하여야 한다고 볼 필요는 없으나, 적어도 가까운 장래에 특허발명의 실시가 현실화될 고도의 개연성은 인정되어야 한다.
또한 이러한 간접침해의 성립 요건 중 전용성(‘~에만’)에 관하여 법원은 ‘사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없는’ 경우에는 간접침해를 인정할 수 있다고 보아 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적으로 다른 용도의 이용가능성이 있는 정도로는 전용성을 부정할 수 없다고 보고 있다.
Ⅳ. 원고의 특허 침해 주장에 대한 대응
피고를 대리한 당 법무법인은 우선 원고가 피고가 실시하고 있는 제품이라고 특정한 구성에는 개인피폭선량계 삽입여부 확인을 위한 적외선 센서가 포함되어 있는데, 피고 실시제품은 위 적외선 센서 구성을 갖추고 있지 않아 원고의 침해주장은 피고 실시제품과는 무관하다는 점을 지적하였다.
또한 원고의 직접침해 주장에 대하여는 피고의 실시제품은 원고 특허발명의 구성요소 중 일부(개인피폭선량계, 관리 컴퓨터와의 통신을 위한 통신부 등)를 갖추고 있지 않아 원고 특허발명의 구성과 동일 내지 균등하지도 않다고 반박하고, 간접침해 주장에 대하여는 원고 특허발명이 적외선 통신방법을 사용하는 개인피폭선량계로 구성되어 있는 반면 피고의 실시제품은 시장에서 유통되는 다양한 종류의 개인피폭선량계에 호환될 수 있도록 적외선 방식과 양방향 RF방식을 사용 가능하므로 원고 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이 아니라고 반박하였다.
마지막으로 설령 피고 실시제품이 간접침해에 해당한다고 하더라도, 통상의 기술자가 선행기술을 결합하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로 특허침해에 해당하지 않는다고 주장하였다.
Ⅴ. 결론
법원은 당 법무법인의 주장을 인용하고 원고의 침해 주장을 모두 배척하여, 결국 본 사건에서는 당 법무법인이 대리한 피고가 전부 승소하였다.
본 사건은 균등론, 간접침해, 자유실시기술 등 특허침해사건에서 나타날 수 있는 다양한 쟁점에 대해 신중하면서도 정확한 대응이 요구되었던 사건으로 평가된다. 특허침해소송에서 권리자의 침해 주장에 적절히 대응하기 위하여는 본 사건에서와 같이 원고의 특허발명과 침해가 주장되는 실시발명의 구성요소를 면밀히 비교〮분석하여 침해의 요건을 전부 충족하는지 여부를 신중히 검토해야 할 것이다.
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