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USPTO v. Booking.com B.V 사건 (미국 대법원 판결)의 시사점
일반명칭(generic term) 표장이 상표 등록 받을 수 없다는 것은 너무나 당연한 일이다. 왜냐하면 상표의 주요 기능 중 하나는 출처표시이며 일반명칭은 출처의 식별이 불가능하므로 식별력을 취득할 수 없기 때문이다. 따라서, 누구나 사용하도록 해야 하는 일반명칭, 업계에서 통상적으로 사용되는 관용적 표현 등에 대해서는 특정인에게 독점을 허용하는 것이 부적절하므로 일반명칭은 상표가 될 수 없다. 그렇다면 일반명칭이 도메인 이름의 일부라면 등록을 받을 수 있을지에 대한 궁금증을 풀어 주는 미국의 대법원 판결이 있었다.
최근 보통명사 “booking(예약)”과 일반 최상위 도메인인 “.com”을 결합한 표장의 경우 사용에 의한 식별력(secondary meaning)을 취득하였으므로 기술적 표장(descriptive mark)으로, 상표로서 보호를 받을 수 있다고 융통성을 부여한 미국의 대법원의 판결이 나와 화제가 되고 있다.
온라인 여행 서비스 웹사이트인 Booking.com 측은 2006년에 “Booking.com”을 포함한 상표 4건을 출원 시도하였으나 미국 특허상표청(“USPTO”)은 “Booking.com”이 등록을 받고자 하는 서비스에 대해 보통명칭에 해당하고 Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co. 판결을 인용하면서 “Co.” “Inc.” 등 법인 접미사를 추가하는 것으로는 보호받을 수 있는 상표의 범위 안에 속하지 않기에 “Booking.com”은 일반명칭인 “booking”과 차이가 없다고 판단하여 이를 등록 거절하였다. 상표심판원(“TTAB”) 또한 USPTO “Booking.com”이 기술적 표장이라고 하더라도 사용에 의한 식별력(secondary meaning)이 부족하기 때문에 등록 받을 수 없다고 하였다.
이에 Booking.com 측은 연방 지방법원에 제소하였고 지방법원은 소비자가 “Booking.com”을 일반명칭이 아니라고 본 증거를 인용하면서 식별력 취득에 의한 상표 등록이 가능한 기술적 표장이라고 판단하였으며 제4순회항소법원은 이를 인용하였고 USPTO는 연방대법원에 상고하였다.
연방대법원은 Booking.com이 보통명칭인지 여부를 판단할 수 있는 세 가지 기준을 다음과 같이 제시하였다.
첫째. 보통명칭은 상품/서비스의 종류(class)를 의미하고 그 종류의 구체적인 특징(particular feature)이나 예시(exemplification)를 의미하지 않는다.
둘째. 합성어(compound term)의 경우 상표의 식별력을 판단하기 위해서는 해당 용어를 한 부분만을 고립적으로 보는 것이 아닌 전체로서 고려해야 한다.
셋째. 관련된 용어의 의미는 소비자들이 인식(consumer conception)하는 의미이다.
연방대법원은 소비자들이 Booking.com이라는 합성어를 전체적으로 볼 때 그 지정서비스 “온라인 호텔 예약 서비스(online hotel-reservation services)”의 속(genus) 명칭으로 인식되지 않으므로 절대적으로 식별력이 없는 일반명칭이 아니라고 판단하였고 사용에 의하여 식별력을 획득할 경우 상표등록을 받을 수 있는 기술적 표장으로 본 것이다.
종-속 테스트에 대한 예시를 좀 더 살펴보면 연방순회법원이 스페인어로 스테이크(steak)를 뜻하는 “Churrascos”라는 단어를 스테이크 전문 체인 레스토랑의 상표로 등록받을 수 없다고 판시한 In re Cordua Rests., Inc., 823 F.3d 594 (Fed. Cir. 2016) 사건을 들 수 있다. “Churrascos”는 스테이크를 판매하는 레스토랑(restaurants)의 속(genus)으로 인식되기 때문이라는 이유에서다.
또한 보통명사 “Booking”에 “.com”을 추가한 것은 보통명사의 결합이라는 USPTO의 주장을 받아들이지 않고 Goodyear Rubber 판결과 이 사건을 다음과 같은 이유로 다르다고 판단하였다.
“generic.com(보통명사.com)” 웹사이트의 경우 실제로 상품의 출처표시기능을 수행하는 역할을 한다. 즉, “.com”의 사용이 특정 비즈니스 및 독점 온라인 주소를 지칭할 수 있는 데 반해 “Company” 또는 “Inc.”는 그렇지 못하다는 것이다. 즉, USPTO의 “.com”은 “company”와 같은 일반명칭으로 일반명칭에 “.com”을 추가하면 상표로 보호받을 수 없다는 주장을 받아들이지 않고 “generic.com”이 등록 받을 수 있는지 여부는 소비자가 이를 보통명칭으로 인식하는지 아니면 특정 회사의 상표 혹은 서비스표로 인식하고 있는지에 따라 다르다고 하였다. 다시 말하면, 보통명칭 상표 판단시 주요 기준은 소비자 인식(consumer conception)이며 소비자들이 보통명사.com을 보통명칭으로 인식하지 않는다면 보통명칭 상표에 해당하지 않는다는 것이다.
이 사건의 경우 소비자가 Booking.com을 보통명칭으로 인식하지 않고 브랜드로 인식한다는 점을 강조하기 위해 Booking.com 측은 마케팅 투자, 높은 매출량, 광범위한 사용 및 전 세계적으로 잘 알려진 그들의 주지저명성을 반영하는 방대한 양의 증거자료를 취합하여 제출하였고 이를 통해 연방대법원은 그들의 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)을 취득하였음을 인정하였다. Booking.com이 제출한 증거자료 중 특히 소비자 인지에 대한 테플론(Teflon) 설문조사 결과가 Booking.com을 온라인 호텔 예약 서비스에 대한 상표로 등록 받게 하는데 엄청난 기여를 했다. 연방대법원은 테플론(Teflon) 설문조사를 통해 74.8%의 참여자가 Booking.com을 브랜드명으로 인식한 결과를 크게 반영하여 브랜드로 인식하고 있다고 판단한 것이다.
아울러, 이 사건에서 과거 USPTO가 등록 결정한 ART.COM, DATING.COM 등과 일관되지 않은 원칙을 적용한다면 상술한 기존 등록상표가 취소되어야 하는 리스크가 있음을 언급하였다.
“Booking.com” 상표등록 허용이 일반적인 용어를 특정인에게만 독점 허용하는 것이 되어 동종 경쟁자가 “booking.com”을 포함한 도메인이름을 사용하는 것을 저해하는 영향을 초래할 수 있어 부적절하다는 USPTO의 주장에 대해서는 이는 이 사건에 국한되지 않고 모든 기술적 표장에도 수반되는 사항으로, 소비자에 혼동을 초래하지 않는 이상 상표권 침해에 해당하지 않으므로 문제가 되지 않는다고 판단하였다.
이 판례는 일반명칭과 .com의 결합이 반드시 일반명칭 표장으로 귀결되지 않으며 전체로 보았을 때 소비자가 이를 일반명칭으로 인식하지 않고 출처표시로 인식한다는 충분한 증거가 뒷받침 된다면 “generic.com”도 등록의 여지가 있음을 시사하면서 Booking.com과 같이 보통명사 결합의 브랜드 오너로 하여금 그 브랜드 및 상표 보호에 긍정적인 방향을 제시하고 있다.
다만 위에서 언급하였듯이 “generic.com”의 상표 등록가능성을 높이기 위해서는 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness) 또는 2차적 의미의 식별력(secondary meaning)을 획득한 점을 뒷받침하는 증거가 관건이 될 것이며 인내심을 갖고 지속적으로 직접 증거(direct evidence)로는 서베이 증거, 소비자 직접 증언 등이, 정황증거(circumstantial evidence)로는 generic.com을 웹사이트가 아닌 상표로 사용한 증거, TM 마크 표시 사용, 상표 사용을 통해 얻은 매출, 광고지출비 등에 대한 증거 데이터베이스를 구축하는 것이 상당한 도움이 될 것이다.
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