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1. 이 사건의 경위
가. 출원인이 표장 “ ”를 지정상품ㆍ서비스업(이하 ‘지정상품’이라 한다) ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’ 등에 출원하였는데, 특허청은 “이 사건 출원상표ㆍ서비스표(이하 ‘출원상표’라 한다)가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다”는 이유로 거절결정을 하였다.
나. 출원인이 특허청의 거절결정에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 “출원상표가 ‘지금 충전하라’ 등의 뜻으로 직감되어 지정상품의 용도 등을 기술하는 표장이고, 이러한 표현은 전기에너지를 권유하는 광고문안 또는 구호적 표장으로 식별력이 없다”라는 이유로 심판청구를 기각하였다. (특허심판원 2014원5447 심결)
다. 출원인이 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 소를 제기하였는데, 특허법원은 다음과 같은 이유를 들어 특허심판원의 심결을 취소하였다. [특허법원 2015허3993 거절결정(상) 판결]
1) 출원상표 “ ”는, 문자부분 ‘.png) ’가 ① 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’ 등과 관련하여 보더라도 ‘지금 충전하라’는 의미 외에 ‘지금 지불하라, 지금 비난하라’ 등의 의미로도 인식될 수 있는데, 일반적으로 전기에너지를 ‘지금’ 충전ㆍ구입ㆍ사용하거나 이를 알선해야 하는 것은 아니므로, 지정상품의 용도 등을 암시하는 것으로 보일 뿐 이를 직감하게 한다고 볼 수 없고, ② 상품의 유통과정에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 사용하기를 원하여 특정인에게 독점적으로 사용하게 할 수 없는 것으로 보이지도 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 ‘상품, 서비스의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하지 않는다.
2) 출원상표는, ① 영어단어 ‘Charge’ 또는 ‘Now’가 결합된 다수의 상표가 국내에 등록되어 있고, 출원상표와 동일한 상표가 전 세계적으로 다수의 국가에 등록되어 있는 점에 비추어 볼 때, 도형, 색채, 문자로 구성된 출원상표가 전체로서 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’라고 단정할 수 없고, ② 출원상표가 전체로서 거래사회에서 흔히 구호나 광고문안으로 사용되고 있다는 증거가 없고, 수요자가 그와 같이 인식하리라고 볼 만한 자료도 없으며, ③ 출원상표가 지정상품과 관련하여 경쟁업자에 의해 사용되고 있지 않고, 향후 사용되리라고 볼 만한 자료도 없으며, 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 사용하기를 원하는 표장이라고 인정되지도 않고, ④ 오히려, 출원상표가 출원인에 의해 전 세계적으로 사용되고 있어서 이를 제3자가 자유로이 사용하게 할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당하지 않는다.
라. 특허청이 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고를 제기하였는데, 대법원은 특허법원의 판결을 파기, 환송하였다.
2. 대법원 판결의 내용
출원상표 “ ”는 다음과 같은 이유로 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 ‘지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다.
가. 출원상표는 도형부분 ‘ ’이 문자부분인 ‘ ’ 결합하여 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연결과 관련이 있음을 나타내고, 실제 거래사회에서 ‘플러그를 도안화한 도형’과 영어단어 ‘charge’가 ‘전기에너지 충전’을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있다.
나. 출원상표를 전체적으로 볼 때 도형부분의 의미 및 문자부분 ‘Charge’와 ‘Now’의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성부분의 결합에 의해 전체로서 새로운 관념이 생긴다거나 새로운 식별력이 형성된다고 보기 어렵다.
다. 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 출원상표의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있다.
라. 출원상표가 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’이라는 의미로 인식하여 지정상품의 용도 등을 직감하게 될 것이다.
마. 이와 같은 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 것이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다.
3. 이 사건의 시사점
어느 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 ‘상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는, 그 상표가 지닌 관념, 지정상품과의 관계, 수요자나 거래자의 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여, 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하는지 여부에 따라 판단하여야 한다.
특허법원은, 출원상표의 문자부분이 ① 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’과 관련하여 ‘지금 충전하라’는 의미 외에 ‘지금 지불하라’ 등의 의미로도 인식될 수 있어 지정상품의 용도 등을 암시하는 것일 뿐이고, ② 상품의 유통과정에서 누구나 이를 사용할 필요가 있다거나 사용하기를 원하는 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.
즉, 특허법원은 출원상표의 문자부분이 다의적이어서 ‘지금 충전하라’는 관념으로 직감될 가능성이 적다는 점에 초점을 두어 판단한 것으로 보인다.
이에 대하여 대법원은, ① 출원상표가 전체로서 ‘지금 충전하라’는 관념 외에 새로운 관념이 생기지 않는 점에다, ② 거래사회에서 ‘플러그를 도안화한 도형’과 영어단어 ‘charge’가 ‘전기에너지 충전’을 나타내는 표시로 흔히 사용되고 있는 실정까지 고려하여, 수요자들이 출원상표를 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’과 관련하여 접하는 경우 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 서비스’라는 의미로 직감할 것이라고 판단하였다.
즉, 대법원은 출원상표의 전체적인 구성상 ‘지금 충전하라’는 직감된다는 점과, 출원상표의 구성요소들이 ‘전기에너지 충전’을 표시하기 위해 널리 사용되고 있는 거래실정에 초점을 두어 판단한 것으로 보인다.
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