|
1. 사건의 개요
[쟁점]
국내 자동차용품업체인 A사 의 ‘.png) ’상표가, 세계적으로 유명한 에너지 음료회사 B사의 선사용표장 ‘ ’를 모방하여 국내 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원되었다고 볼 수 있는 지 여부가 쟁점이 되었다.
[사건 배경]
국내 자동차용품생산업체 A사는 자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등을 지정하여 2011년 5월 붉은 황소 모양으로 만든 이 사건 등록상표를 출원해 2014년 2월 등록을 마쳤다.
이에 대하여 2014년 9월, 에너지음료회사로 전세계적으로 널리 알려진 B사에서는, 이 사건 등록상표가 B사 선사용표장의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하려는 부정한 목적으로 출원되었다고 주장하며 상표법 제 34조 1항 13호의 무효사유를 주장하며 무효심판을 청구하였다.
| 원고의 선사용서비스표(B사) |
피고의 이 사건 등록상표(A사) |
 |
 |
- 에너지 음료에 부착하여 사용결과 전세계적으로 상당한 인지도 구축함.
- 레이싱팀을 운영하여 자동차레이싱 경기대회에 사용되는 레이싱용 자동차, 레이싱용 의류, 레이싱 이벤트 홍보자료에 부착되어 사용함. |
-자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등을 지정하여 출원 및 등록 받음.
- 국내의 자동차 용품 시장에서 수년동안 지속적인 사용을 통해 독자적으로 상당한 영업상 신용 및 인지도를 획득함. |
심판원은 지배적 인상이 상이하여 표장이 비유사하므로 상표법 제 34조 1항 13호에 해당하지 않는다는 기각심결을 내렸으며, 특허법원은 양 표장의 유사성은 인정하면서도, 사용상표서비스표의 사용상품인 에너지 음료와 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품인 자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등 자동차 용품은 서로 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 보기도 어렵고, 선사용상표서비스표가 레이싱용 자동차, 레이싱용 의류, 레이싱 이벤트 홍보자료에 부착되어 사용되기는 하였으나, 이는 원고가 자동차 레이싱이라는 스포츠 마케팅을 통하여 원고의 사용상품인 에너지 음료를 광고하기 위한 목적으로 부수적으로 사용한 것이라는 점을 고려하면, ‘자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’ 과 관련하여 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었다고 인정되지 않는 바, 이 사건 출원상표가 선사용서비스표에 화체된 영업상 신용에 손상을 입히거나 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 인정할 수 없다고 보아, 이 사건 등록상표의 등록을 그대로 유지시키는 최종 기각판결을 내렸다,
2. 대법원 판단
대법원은 다수의 레이싱 경기 우승경력 등 자동차 경주 팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었고, 그 사용기간이 이 사건 등록상표의 출원일 당시를 기준으로 5년이 넘었던 점등을 고려하여, 원고의 선사용서비스표는 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 볼 수 있다고 보았다.
더 나아가, 원고의 선사용서비스표 “”은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 펴져 있으며 꼬리가 알파벳 ‘S' 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 큼에 반해, 피고의 이 사건 등록상표 “”은 원고의 선사용서비스표와 상당히 유사하고, 그 개발 시기도 B사 레이싱 팀이 선사용서비스표가 표시된 경주용 자동차로 국내 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후인 점, 및 피고의 이 사건 등록상표는 그 지배적인 인상이 피고가 1999년경부터 사용하던 아래와 같은 실사용표장들과는 유사하지 않은 점이 인정되었다.
따라서, 피고의 이 사건 등록상표 지정상품 ‘자동차 용품등’은 자동차 성능의 유지․보수와 관련되어 있으므로 원고의 선사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 수 있는바, 피고는 원고의 선사용서비스표를 모방하여 권리자인 원고의 신용에 편승하고 국내 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 판단하였다.
3. 본 판결의 의의
세계적인 에너지 음료회사 B사의 사용이 ‘자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 특정인의 출처를 표시하는 것으로 인식되었다고 인정될 수 있는지에 대하여 특허법원은, 자동차 레이싱이라는 스포츠 마케팅을 통하여 ‘에너지 음료’를 광고하기 위한 목적으로 부수적으로 사용한 것으로 인정될 수 없다고 보았다. 따라서, B사의 ‘에너지 음료’와 A사의 ‘자동차용품’ 등은 밀접한 관계가 없어 오인혼동의 염려가 없는 바, A사의 상표출원은 영업방해 등의 부정한 목적이 없다고 본 것이다.
이와 반대로 대법원의 판단은, B사의 자동차 경주 팀의 상당한 인지도 및 운영기간 등을 고려하여, ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아, A사의 이 사건 등록상표는 이와 상당한 경제적 견련관계 있는 ‘자동차 용품등’에 출원한 것으로, 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 출원된 것으로 본 점에서 그 차이가 있다.
개인적으로는, 피고의 ‘이전 실사용표장’의 지배적인 인상이 이 사건 등록상표와 상당히 상이한 점이 대법원 판결에서 추가적으로 설시된 바, 피고의 부정한 목적을 인정하는 데에 적지 않은 영향을 준 것으로 예상이 되며, 파기하고 환송된 추후 특허법원의 판단 및 이미 국내 저명상표인 이 사건 등록상표에 대한 A사의 향후 사용에 귀추가 주목된다.
|