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끊임없이 변화하는 환경 속에서 입체상표, 소리상표, 색채상표, 위치상표 등 비전형상표(non-traditional trademarks) 사용 및 등록을 향한 사업주들의 도전과 시도는 단 한 번 중단된 적 없이 계속되어 왔으며 이에 대한 등록성 판단 기준은 전적으로 각국 법원의 몫이 되어 저마다 다른 잣대로 비전형상표의 등록성을 판단해왔다.
최근 중국에서는 크리스찬 루부탱(“CL”)이 출원한 단일 색채상표와 그 결과로 인해 괄목할만한 발전이 가시화 되고 있다.
패션추종자(Fashion Follower)라면 다 알만한 레드솔(빨간 밑창) 구두가 바로 그것이다. CL은 지난 수년간 그들의 하이힐 구두 시그니처 브랜드인 레드솔 등록을 위해 분쟁해왔으며 그들의 주요 주장은 구두의 빨간 밑창 하나만으로도 그의 구두 제품의 출처를 나타낸다는 것이다.
CL은 그들의 레드솔 디자인(No. 1031242)을 25류 여성 하이힐 구두 상품에 대해 국제상표로 출원하였고 해당 상표 권리를 중국에서도 보호 받기 위해 중국을 “지정국”으로 지정하였다. 하지만 이 국제상표는 중국 상표국(CTMO)으로부터 해당 표지가 해당 상품에 대해 “식별력이 없다”는 이유로 거절결정을 받았고 CL은 이에 불복하여 거절복심, 1심, 2심 소송까지 가게 되었으며 마침내 작년 12월에 베이징 고급인민법원은 최종심인 2심 판결을 내렸다.
이 판결은 중국 재적 재산권 커뮤니티로부터 많은 주목을 받고 있으며 이는 필연적인 CL 측의 승리로 보고 있다. 이는 베이징 고급인민법원이 CL의 상표가 단일색채 상표로써 상품의 특정한 위치에 부착하여 사용되는 상표로 보았고 최초로 상표법 제8조에 의거하여 이러한 형태의 상표의 등록성(registrability)을 인정한 판결을 내린 것이기 때문이다. 우리는 이러한 베이징 고급인민법원 판결의 중요성과 시사점을 알기 위해 CL의 국제상표 명세(specifications)및 중국 상표법 제8조 규정에 대해 좀 더 구체적으로 이해할 필요가 있다.
중국 상표법 제8조는 “자연인법인 또는 기타 조직의 상품을 타인의 상품과 구별할 수 있는 문자도형자모숫자입체표지색채의 조합 및 소리 등과 이러한 요소의 조합을 포함하는 모든 표지는 모두 상표로서 등록을 출원할 수 있다.”고 명시하고 있다.
위 조항에서는 위치상표 또는 단일색채 상표의 등록성에 관해 언급하고 있지 않다. 따라서, 베이징 고급인민법원의 판결이 나오기 전까지 상표 심사관 및 법원은 지금까지 여러 출원인들의 계속된 위치상표 또는 단일 색채상표 등록 시도에도 불구하고 일반적인 전형상표보다 신중하고 엄격한 기준으로 심사해왔고 등록의 관문을 넘기 어려웠던 것이 사실이다.
세계 지적 재산권 기구 (WIPO)의 경우, CL의 레드솔 국제상표 명세를 다음과 같이 기록하고 있다: “주장된 색채 관련 정보: Red(빨강) – 팬톤 제 18.1663TP 호. 상표는 레드 색채가 적용된 구두 밑창임(구두 아웃라인은 상표에 포함되지 않으나 상표의 위치를 나타내기 위해 사용되었음).
상표평심위원회(TRAB)는 처음에 레드솔 상표를 일반적인 도형 표장으로 간주, 이 출원을 식별력이 없다는 이유로 등록 거절하였고 1심에서는 베이징 지식재산권 법원이 하이힐 구두 형태가 이 상표의 구성요소 중 일부에 포함되며 따라서 TRAB은 이 상표의 식별력을 입체(3D)상표로써 다시 검토해야 한다고 하였다.
베이징 고급인민법원은 레드솔 상표가 본질적으로 상품의 특정 위치에 부착하는 단일색채 상표라고 보았으며 일반적인 도형 표장이나 입체상표가 아니라고 판단하였다. 레드솔 상표의 상징적 요소들은 상표법 제8조에 명시적으로 열거된 요소가 아니지만 등록성 있는 표지에서 명시적으로 배제된 것도 아니므로 TRAB과 베이징 지식재산권 법원 둘 다 레드솔 상표의 명세 정의에서 오류를 범했다고 판단하였으며, 따라서 TRAB에 레드솔 상표와 관련한 모든 증거를 검토하고 해당 상표 식별력 여부에 대해 다시 판단하여 새로운 결정을 내릴 것을 명령 판결하였다.
베이징 고급인민법원의 이러한 판결은 비전형상표의 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)에 대한 증거기준에 대한 논쟁을 완전히 종식시킨 것은 아니었다. 그럼에도 불구하고 베이징 고급인민법원의 자유주의적 접근을 통한 상표법 제8조 해석은 관련 논쟁에서 중요한 약진을 이루었다는 것은 부정할 수 없는 사실임에 틀림 없다. 이는 사업주들로 하여금 충분한 식별력이 있는 비전형상표에 대한 등록 및 보호를 추구하게 하는 새로운 장을 연 것이다.
이 사건에서 우리가 얻을 수 있는 실질적인 교훈은 CL처럼 비전형상표를 출원하고자 할 때 정확한 상표 명세를 만들고 개척해야 한다는 점이며 계속 도전한다면 언젠가는 위치 특정 없이도 단일색채의 상표를 등록하는 것이나 혹은 특정한 색채 없이 순수한 위치상표로써의 등록이 가능해질 것이라 조심스럽게 전망해본다. 하지만 현재로서는 위치요소(position element)와 색채요소(color element) 이 두 요소를 결합한 상표를 출원하는 것이 독립 요소 출원보다 더 높은 등록 가능성을 꾀하는 일일 것임에는 말할 나위가 없을 것이다.
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